

Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net


Gratis de volledige en complete tekst van Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
Tekst van de Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992 - Geldig op 0000-00-00
Korte omschrijving: Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-1
Benelux-Regelgeving inzake
merken1
V Memorie van toelichting bij het Protocol
houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet
op de merken van 2 december 1992
1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg
is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden
ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-
Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden
deswege geen aansprakelijkheid.
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-2
Memorie van toelichting bij het Protocol
houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet
op de merken van 2 december 1992
I. Algemeen
1. Inleiding
Het onderhavige Protocol tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken
(BMW) betreft in hoofdzaak de volgende vijf onderwerpen:
a) aanpassing aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten
(89/104/EEG, Pb EG L40);
b) aanpassing aan de in voorbereiding zijnde verordening van de Raad inzake het
Gemeenschapsmerk (zie hiervoor het gewijzigd voorstel van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen d.d. 31 augustus 1984, Pb EG C 230);
c) aanpassing aan het Protocol van 27 juni 1989 behorende bij de Overeenkomst van
Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (Tractatenblad 1990,
nr. 44; tevens gepubliceerd in Propriété Industrielle, Revue Mensuelle de l'OMPI,
Genève, 1989, juli/aug. texte 3007);
d) de bestrijding van de namaak van door rechten op een merk beschermde producten;
e) de bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau (BMB) om gedeponeerde merken
vóór inschrijving aan een inhoudelijke toetsing te onderwerpen.
Onderstaand zal in algemene zin op de vijf genoemde onderwerpen worden ingegaan.
2. Aanpassing aan de eerste richtlijn van de EEG betreffende de aanpassing van het
merkenrecht van de Lid-Staten
Bij de voorbereiding van de EG-richtlijn harmonisatie nationaal merkenrecht, die gelijktijdig
werd behandeld met de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk, is regelmatig overleg
gevoerd met geïnteresseerde kringen in de Benelux. Mede aan dit overleg is het te
danken dat enkele belangrijke elementen van het Benelux merkenrecht, zoals die met
betrekking tot de beschermingsomvang van het merk, uiteindelijk op Gemeenschapsniveau
zijn erkend.
Wat de uitvoering van de richtlijn betreft is dankbaar gebruik gemaakt van nader overleg
met geïnteresseerde kringen en de schriftelijke rapporten van hun kant.
De EG-richtlijn harmonisatie nationaal merkenrecht beoogt niet een volledige harmonisatie
van de verschillende merkenwetgevingen van de Lid-Staten maar beperkt zich tot die
onderwerpen die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de werking van de interne markt.
In verband daarmee bevat de richtlijn alleen bepalingen van materieel recht en blijven de
Lid-Staten vrij eigen regels vast te stellen, bijvoorbeeld voor de inschrijvingsprocedure, al
dan niet met een inhoudelijk onderzoek of oppositiemogelijkheid, of voor de nietigheidsof
vervalprocedures. Voorts is de richtlijn beperkt van opzet te noemen in zover de geregelde
materie niet in zijn geheel dwingend is voorgeschreven, maar op enkele plaatsen
keuzes aan de Lid-Staten laat.
Uitgangspunt bij de aanpassing aan de richtlijn is geweest de wet alleen te wijzigen indien
noodzakelijk, dat wil zeggen wanneer het Beneluxrecht niet in overeenstemming is met de
richtlijn dan wel twijfels daarover kunnen bestaan. Dit heeft geleid tot een, vanwege het
relatief jonge en moderne karakter van de BMW, beperkt aantal wijzigingen. Hierbij zij
aangetekend dat een richtlijn niet dwingt tot een systematische en letterlijke aanpassing
van nationale wetgeving maar slechts voorschrijft welk resultaat met de nationale wetgeving
moet worden bereikt.
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-3
Onderstaand zal worden ingegaan op de bepalingen van de richtlijn, die niet tot wijziging
van de BMW hebben geleid omdat het merkenrecht in de Beneluxlanden reeds met die
bepalingen overeenstemt. Voor de bepalingen die wel tot een aanpassing van de BMW
nopen zij verwezen naar het artikelsgewijze deel van dit commentaar.
Artikel 2 van de richtlijn, dat betrekking heeft op tekens welke voor bescherming in aanmerking
komen, geeft geen aanleiding tot aanpassing van de BMW. De tekst van dit artikel
komt nagenoeg overeen met artikel 1 van de BMW. Weliswaar vereist artikel 1 van de
BMW anders dan artikel 2 van de richtlijn niet dat tekens voor grafische weergave vatbaar
moeten zijn, in de praktijk moeten tekens wel aan dit vereiste voldoen om voor bescherming
als merk in aanmerking te komen.
Ook artikel 3 van de richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste
lid van dit artikel opgenomen absolute weigerings- of nietigheidsgronden komen ook
voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14, onder A, onder 1,
van de BMW. Het tweede lid van artikel 3 van de richtlijn bevat enkele optionele, dat wil
zeggen ter keuze van de Lid-Staten, weigerings- en nietigheidsgronden. Een daarvan, het
te kwader trouw verrichte depot, is te vinden in artikel 4, onder 6, van de BMW. De overige
optionele weigerings- of nietigheidsgronden zijn niet in de BMW geregeld. Aan opneming
daarvan in het merkenrecht bestaat binnen de landen van de Benelux geen behoefte.
Het derde lid van artikel 3 betreft de zogenaamde inburgering, de omstandigheid dat de
nietigheid van een merk niet kan worden ingeroepen wegens gemis aan onderscheidend
vermogen, wanneer het merk door het gebruik daarvan in de praktijk wel onderscheidend
vermogen heeft verkregen. Uit de jurisprudentie valt op te maken, dat de inburgering reeds
deel uitmaakt van het Benelux-merkenrecht. Er is derhalve geen behoefte het derde lid als
zodanig in de wet op te nemen.
De artikelen 4 tot en met 10 van de richtlijn nopen wel tot aanpassing van de BMW.
Artikel 11 van de richtlijn codificeert het beginsel dat een ouder merk niet kan worden
ingeroepen tegen een conflicterend jonger merk, wanneer dat oudere merk, vanwege het
feit dat het niet gebruikt is, voor vervallenverklaring in aanmerking komt. Artikel 3,
tweede lid, van de BMW brengt ditzelfde beginsel, zij het met andere woorden, reeds tot
uitdrukking. Het oudere merk kan volgens die bepaling in een geschil over de rangorde
van merken alleen worden ingeroepen, indien daaraan rechten zijn verbonden die ten tijde
van het geding gehandhaafd worden. Om die reden heeft artikel 11 van de richtlijn niet
geleid tot aanpassing van de BMW.
Artikel 13 van de richtlijn bevat een regeling die overeenkomt met die van artikel 16,
tweede lid, van de BMW, namelijk dat indien een grond tot weigering van de inschrijving
van een merk dan wel de vervallen- of nietigverklaring daarvan slechts een deel van de
waren of diensten betreft waarvoor het merk is gedeponeerd of is ingeschreven, de weigering
of vervallen- of nietigverklaring alleen op die waren of diensten betrekking heeft.
De artikelen 12, 14 en 15, tweede lid, van de richtlijn geven aanleiding tot aanpassing van
de BMW.
3. Bepalingen inzake Gemeenschapsmerken
In de onder 1 genoemde harmonisatierichtlijn is reeds rekening gehouden met de verordening
inzake het Gemeenschapsmerk. De richtlijn bevat enkele bepalingen betreffende de
verhouding tussen nationale merken en Gemeenschapsmerken. Ofschoon de besprekingen
over de verordening inzake het Gemeenschapsmerk nog niet zijn afgerond, is er voor
gekozen reeds nu in de BMW een regeling op te nemen inzake de verhouding tussen
Gemeenschapsmerken en Benelux-merken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de desbetreffende
bepalingen van de richtlijn en wordt gewaarborgd dat de inwerkingtreding van
de verordening inzake het Gemeenschapsmerk te zijner tijd voor de landen van de Benelux
ongestoord kan verlopen.
De bepalingen van de harmonisatierichtlijn die het Gemeenschapsmerk betreffen zijn:
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-4
artikel 4, lid 2, onder (a), onderdeel (i), betreffende de voorrang van een Gemeenschapsmerk
als ouder recht tegenover een jonger overeenstemmend merk, ingeschreven voor
soortgelijke waren;
artikel 4, lid 2, sub (b), betreffende de voor een Gemeenschapsmerk ingeroepen anciënniteit
van een ouder nationaal merk;
artikel 4, lid 3, betreffende de voorrang van een Gemeenschapsmerk als ouder recht tegenover
een jonger overeenstemmend merk, ingeschreven voor niet soortgelijke waren;
artikel 14 betreffende de nietigheid en het verval van de voor een Gemeenschapsmerk
ingeroepen nationale anciënniteit.
Wat deze bepalingen betreft wordt verwezen naar de toelichting op Hoofdstuk VI van het
onderhavige ontwerp.
Het spreekt vanzelf dat de inwerkingtreding van deze bepalingen gekoppeld wordt aan de
inwerkingtreding van de Verordening.
Voor een goed begrip van bovengenoemde bepalingen van de richtlijn worden hier de
hoofdlijnen van de ontwerpverordening kort weergegeven.
Het ontwerp voorziet in een uniforme regeling van voor de gehele Gemeenschap geldende
merken, Gemeenschapsmerken genaamd. Aanvragen voor een Gemeenschapsmerk kunnen
worden gedeponeerd bij het nog op te richten Gemeenschapsmerkenbureau, dat
ambtshalve een formele controle verricht, gevolgd door een toetsing op basis van de absolute
weigeringsgronden. Deze gronden komen overeen met de dwingend voorgeschreven
weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3 van de richtlijn.
Ook is voorzien in een onderzoek naar mogelijk conflicterende, reeds in het register opgenomen
Gemeenschapsmerken.
Vervolgens wordt de aanvrage gepubliceerd met het oog op de mogelijkheid van oppositie
tegen inschrijving, in te stellen door houders van oudere rechten die zich kunnen beroepen
op relatieve weigeringsgronden die nagenoeg overeenkomen met de relatieve weigeringsof
nietigheidsgronden van artikel 4 van de richtlijn. Zowel tegen beslissingen genomen bij
de ambtshalve toetsing als die genomen in de oppositieprocedure is een interne beroepsgang
bij het Bureau gecreëerd door instelling van een afdeling van beroep. Vervolgens
bestaat de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij het Europese Hof van Justitie. Na
inschrijving van het merk is het mogelijk de nietigheid of het verval van het merk bij het
Bureau in te roepen, wederom met de mogelijkheid van intern beroep bij de afdeling van
beroep. Kwesties van verval of nietigheid kunnen echter ook aan de orde worden gesteld
in het kader van door de houders van Gemeenschapsmerken ingestelde inbreukacties bij de
nationale rechterlijke instanties die tot kennisneming daarvan bevoegd zijn verklaard.
Definitieve aanvaarding van het nieuwe merkensysteem van de Gemeenschap wordt met
name nog bemoeilijkt door problemen rond de keuze van de vestigingsplaats van het
Bureau, het toepasselijke talenregime en kwesties van financiële aard.
4. Het Protocol van 27 juni 1989 behorende bij de Overeenkomst van Madrid betreffende
de internationale inschrijving van merken, verder aan te duiden als Protocol van
Madrid
Ofschoon ook dit instrument nog niet in werking is getreden, is het gewenst nu reeds met
de toekomstige situatie met betrekking tot internationale inschrijvingen rekening te houden
in de BMW. Te verwachten is dat inwerkingtreding zal plaats vinden over slechts
enkele jaren.
Het Protocol van Madrid heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt beoogd het systeem
van internationale inschrijving te koppelen aan het toekomstig EG-merkenstelsel. In de
eerste plaats door het mogelijk te maken de Gemeenschap als zodanig aan te wijzen als territoir
waarvoor bescherming wordt verlangd. In tweede plaats door de houder van een
Gemeenschapsmerk de mogelijkheid te bieden internationale bescherming te zoeken in
landen buiten de Gemeenschap. Anderzijds is het doel, door enkele veranderingen in het
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-5
systeem van internationale inschrijving de procedure aantrekkelijk te maken voor landen,
vooral die van de Gemeenschap, die tot nu toe niet hebben deelgenomen.
Kort samengevat gaat het om de volgende veranderingen. Anders dan volgens de Overeenkomst
van Madrid is het niet meer nodig de internationale aanvrage op een merkinschrijving
in het land van oorsprong te baseren. Ingevolge het Protocol van Madrid kan, met het
oog op een spoedige internationale bescherming, een internationale aanvrage worden
gebaseerd op een aangevraagd merk in het land van oorsprong. Deze vernieuwing bleek
noodzakelijk voor aangevraagde merken in landen die een langdurige inschrijvingsprocedure
kennen.
Voorts is een wijziging aangebracht in de termijn binnen welke landen waarvoor bescherming
wordt gevraagd verplicht zijn de gronden bekend te maken waarop de bescherming
kan worden geweigerd. In het systeem van de Overeenkomst van Madrid is deze termijn
twaalf maanden; het Protocol van Madrid kent een termijn van achttien maanden die voldoende
is voor de ambtshalve toetsing van vormvoorschriften en absolute en relatieve weigeringsgronden.
Daarenboven kunnen voor landen waar een oppositieprocedure is
voorzien, binnengekomen opposities zelfs nog na die achttien maanden worden bekendgemaakt
als eventuele weigeringsgronden.
Ook is een vernieuwing aangebracht op het gebied van de taxen. In het huidige systeem
wordt per land waarvoor bescherming wordt gevraagd een uniforme, vrij lage taxe betaald,
waarvan het totaal per jaar volgens een bepaalde sleutel over die aangewezen landen wordt
verdeeld. Om te voorkomen dat nieuw toetredende landen via het internationale systeem
aanzienlijk minder taxen zouden ontvangen dan via de gebruikelijke nationale indiening,
voorziet het Protocol van Madrid in de mogelijkheid dat landen voor elk verzoek om
bescherming een zogenaamde individuele taxe vragen, waarvan de hoogte vergelijkbaar is
met die van de nationale taxe.
Een vierde vernieuwing is de invoering van de mogelijkheid van omzetting van een internationale
inschrijving volgens het Protocol van Madrid in nationale aanvragen. Met name
kan dit van belang zijn wanneer de aanvrage of inschrijving in het land van oorsprong
wordt doorgehaald. De internationale inschrijving verliest namelijk zijn effect wanneer in
de periode van vijf jaar na de datum van de inschrijving, de aanvrage of inschrijving in het
land van oorsprong wordt doorgehaald. De voormalige houder van de inschrijving kan,
met behoud van de datum van de internationale aanvrage, omzetting van de inschrijving
bereiken in nationale aanvragen in zoveel landen als waarvoor bescherming bestond.
Tenslotte kan hier nog melding gemaakt worden van de bepaling in het Protocol van
Madrid, waarbij voor vele jaren na inwerkingtreding, de toestand met betrekking tot de
landen die voor de inwerkingtreding van het Protocol van Madrid deelnemen aan het
bestaande systeem van de Overeenkomst van Madrid, niet wordt gewijzigd door het Protocol
van Madrid. Dit heeft tot gevolg dat in de verhouding tussen die landen alleen de Overeenkomst
van Madrid wordt toegepast en dat in de verhouding tussen deze landen en
nieuwe “Protocol-landen” alsmede tussen de “Protocol-landen” onderling het Protocol van
Madrid wordt toegepast.
Een enkele nadere toelichting zal gegeven worden bij artikel 7 en het nieuwe hoofdstuk
VII van het onderhavige Protocol.
De desbetreffende bepalingen van de BMW zullen pas in werking treden nadat het Protocol
van Madrid voor de landen van de Benelux van kracht is geworden.
5. De bestrijding van namaak van door merken beschermde waren en diensten
In het afgelopen decennium deed zich steeds meer de behoefte gevoelen de moedwillige
namaak van merkartikelen te bestrijden. Te constateren viel dat dit verschijnsel, veelal
aangeduid als merkenpiraterij, hand over hand toenam. De eerste vormen van merkenpiraterij
manifesteerden zich ten aanzien van gebruiksartikelen zoals kleding, horloges en
sportartikelen. Het waren vooral de gerenommeerde en daarmee vaak de exclusieve merken,
die gevoelig voor piraterij bleken. De hoge kosten die voor de merkhouder gepaard
gaan met het creëren en beschermen van die exclusiviteit, betekenen automatisch een relatief
zeer grote winstmarge voor piraten die immers parasiteren op de inspanningen van de
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-6
merkhouder. Ook buiten de sfeer van de luxe-artikelen doet het verschijnsel piraterij zich
voor. Het kan daarbij gaan om activiteiten die een gevaar voor de veiligheid of de volksgezondheid
vormen, zoals de namaak van vliegtuig- en auto-onderdelen, pacemakers, remvloeistof,
bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen.
Merkhouders schatten de schade die zij ten gevolge van merkenpiraterij lijden op ongeveer
5% van hun omzet. Het valt derhalve niet moeilijk in te zien dat het mondiaal gezien om
zeer grote bedragen gaat. In toenemende mate wordt de merkenpiraterij grootschalig en
goed georganiseerd bedreven, waarbij soms grote internationale netwerken worden opgebouwd.
Merkhouders ondervinden grote moeite om hun rechten adequaat te handhaven.
Een van de manco's die de industrie ervaart is het gebrek aan mogelijkheden om in rechte
effectief tegen piraterij op te treden. Een vergelijkbare problematiek doet zich voor ten
aanzien van producten die zijn beschermd door rechten op een tekening of model.
Deze ontwikkelingen zijn voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanleiding
geweest om in de nationale wetgeving bepalingen op te nemen ter bestrijding van de
namaak van producten beschermd door rechten op een merk of op een tekening of model.
Voor het wetsvoorstel terzake zij verwezen naar de kamerstukken van de Tweede Kamer,
1989/90 21 641, nrs. 1 en volgende. De bepalingen van dit wetsvoorstel zijn ontleend aan
het rapport van een in Nederland ingestelde ambtelijke werkgroep, welke tot taak had om
de problematiek van de piraterij met door industriële eigendomsrechten beschermde producten
te onderzoeken en voorstellen te doen voor maatregelen welke daartegen door de
overheid zouden kunnen worden getroffen. Het rapport van deze werkgroep, getiteld Piraterij
van producten beschermd door rechten van industriële eigendom, is in oktober 1985
gepubliceerd door de Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. Na uitvoerig ambtelijk overleg tussen
de regeringen van de drie landen van de Benelux en consultatie van belanghebbenden
is besloten om de door genoemde werkgroep voorgestelde wettelijke maatregelen ter
bestrijding van de piraterij met door merkenrechten beschermde producten in de BMW op
te nemen.
Het overleg heeft ertoe geleid, dat op enkele punten de redactie van de in het Protocol
opgenomen bepalingen afwijkt van de door genoemde werkgroep voorgestelde teksten.
In dit Protocol zijn bepalingen opgenomen, die het arsenaal aan juridische mogelijkheden
voor merkhouders om piraterij te bestrijden en te voorkomen, uitbreiden. Deze bepalingen
zijn opgenomen in de artikelen 13 en 13 bis van de BMW. In de eerste plaats wordt het de
merkhouder mogelijk gemaakt om naast of in plaats van vergoeding van geleden schade
een veroordeling tot het afdragen van onrechtmatig genoten winst te vorderen. In de
tweede plaats krijgt de merkhouder de bevoegdheid om inbreukmakende goederen alsmede
productiemiddelen die bij de vervaardiging van die goederen zijn gebruikt als zijn
eigendom op te vorderen of de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen.
Deze bevoegdheid bestaat ook ten aanzien van gelden, waarvan aannemelijk is gemaakt
dat zij als gevolg van inbreuk zijn verkregen. Deze bevoegdheid stelt de merkhouder
tevens in staat om direct beslag te leggen, waardoor voorkomen kan worden dat de
inbreukmaker de desbetreffende goederen of gelden buiten bereik van de rechthebbende
brengt. Genoemde vorderingen komen niet voor toewijzing in aanmerking in het geval niet
is vastgesteld, dat de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Op deze wijze wordt voorkomen
dat deze vorderingen ook worden ingezet in gevallen van niet opzettelijke inbreuk, die zich
in het economisch verkeer tussen concurrenten kunnen voordoen. In de derde plaats krijgt
de merkhouder de bevoegdheid te vorderen, dat de inbreukmaker verplicht wordt om
informatie te verschaffen over de herkomst van de inbreukmakende goederen. Hierdoor
wordt de merkhouder in staat gesteld om eerdere schakels in het productie- en distributieproces
te achterhalen. Deze bepaling is van nut omdat de bestrijding van piraterij effectiever
zal zijn naarmate dichter bij de bron kan worden opgetreden.
Tenslotte zij vermeld, dat bovengenoemde bepalingen onverlet laten dat de merkenpiraterij
ook langs andere wegen bestreden kan worden. Te denken valt hierbij aan maatregelen
om gepirateerde producten aan de grens op te houden en strafrechtelijke vervolging van
opzettelijke piraterij. Deze middelen vloeien voort uit het nationale recht van ieder van de
Beneluxlanden dan wel uit regelgeving van de Europese Economische Gemeenschap.
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-7
6. Bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau om gedeponeerde merken ambtshalve
inhoudelijk te toetsen.
In het begin van de jaren tachtig heeft de Beneluxvereniging van merken- en modellengemachtigden
(BMM), thans Benelux-vereniging voor merken- en modellenrecht geheten,
voorstellen gedaan tot wijziging van de BMW, die onder meer gericht waren op invoering
van een inhoudelijke toetsing door het BMB van depots aan de zogenaamde absolute nietigheidsgronden
en op invoering van een oppositieprocedure bij het BMB waarbij houders
van ingeschreven merken bezwaar zouden kunnen maken tegen inschrijving van jongere
depots die mogelijk met bestaande rechten zouden conflicteren. Toen aanvankelijk deze
voorstellen ook door het bedrijfsleven in de Benelux leken te worden ondersteund, hebben
de regeringen van de landen van de Benelux hierop gerichte wetsteksten ontwikkeld die
aan het eind van de jaren tachtig aan de geïnteresseerde kringen zijn voorgelegd. Bij die
gelegenheid echter bleek met name over de invoering van een oppositieprocedure een zo
groot verschil van mening te bestaan onder de betrokken vertegenwoordigers van bedrijfsleven
en merkengemachtigden dat in het onderhavige Protocol geen bepalingen zijn opgenomen
met betrekking tot deze primair in het belang van het bedrijfsleven ontworpen
procedure. Om de navolgende redenen zijn wel bepalingen voorzien met het oog op een
inhoudelijke toetsing van depots, ambtshalve uit te voeren door het BMB.
Een van de voornaamste oogmerken van de BMW was een systeem te bieden volgens hetwelk
er geen merkrechten kunnen zijn waarvan het bestaan niet blijkt uit het door het
BMB gehouden register. In dit opzicht is de wet geslaagd en valt er bij de geïnteresseerde
kringen tevredenheid te constateren.
Het is echter gebleken dat met het gekozen systeem het beoogde doel - de informatie over
mogelijk bestaande rechten - in zoverre voorbij is geschoten dat het merkenregister een
aantal tekens bevat die ieder onderscheidend vermogen missen, tekens die zijn gedeponeerd
voor waren of diensten voor welke het gebruik van het merk evident tot misleiding
van het publiek zou leiden of tekens die anderzins geen merk kunnen of mogen zijn.
Deposanten van deze in enig opzicht ondeugdelijke en ongeoorloofde merken zijn kennelijk
niet op de hoogte van de gebreken die hun depots vertonen. Over de formele gebreken
worden zij door het BMB ingelicht, hetgeen na eventuele regularisering leidt tot inschrijving
van het merk, waarvan hen een bewijs wordt gestuurd. Bij een dergelijke gang van
zaken kan het zijn dat de deposant, die immers niet is geïnformeerd over eventuele inhoudelijke
gebreken, ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat hij over een geldig recht
beschikt dat hij meent aan derden te kunnen tegenwerpen. Indien de deposant tot dit laatste
overgaat, kan de aangesproken derde op zijn beurt eveneens in verwarring worden
gebracht. Dit geldt evenzeer indien een derde afgaat op in het merkenregister ingeschreven
merken. Aan dergelijke ongewenste situaties die zich met name voordoen bij kleinere en
middelgrote bedrijven die zich niet of in onvoldoende mate laten adviseren door vakbekwame
merkenrecht specialisten kan op eenvoudige wijze door de controle van het Bureau
een eind worden gemaakt. Dit probleem speelt minder bij de grotere bedrijven die ofwel
zelf over merkendeskundigen beschikken ofwel de traditie kennen zich door vakbekwame
specialisten te laten bijstaan.
Een ander negatief aspect van het ontbreken van enige inhoudelijke controle door het
Bureau is het feit dat ook de absoluut ontoelaatbare merken betrokken worden bij de vrijwillige
en verplichte onderzoeken van het Bureau naar bestaande inschrijvingen. Ook hier
is het mogelijk, vooral wanneer de ontvanger van het onderzoeksrapport niet ter zake kundig
is of zich niet vakkundig laat adviseren, dat hij ten onrechte meent dat het bij deze in
het onderzoeksrapport voorkomende van waarde verstoken merken gaat om valide rechten
waarmee hij dus rekening moet houden.
Bovendien wordt erop gewezen dat in alle overige lidstaten van de EEG, met uitzondering
van Italië, depots inhoudelijk op absolute gronden worden getoetst, terwijl ook daarbuiten
bijv. in Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Oostenrijk deze controle als een taak van de
overheid wordt gezien. Ook de ontwerp-verordening inzake het Gemeenschapsmerk voorziet
in de ambtshalve toetsing en de mogelijkheid tot weigering van inschrijving. Voorts
zal de invoering van een ambtshalve toetsing met inbegrip van een gecentraliseerde
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-8
beroepsmogelijkheid bijdragen tot een grotere duidelijkheid ten aanzien van de criteria van
deugdelijkheid en geoorloofdheid.
Een belangrijk argument voor invoering van de procedure is ook dat hiermee een versoepeling
van de internationale inschrijvingsprocedure volgens de Overeenkomst van Madrid
kan worden bereikt. Een onderzoek door het BMB heeft uitgewezen dat in een belangrijk
aantal gevallen internationale merken gebaseerd op Benelux inschrijvingen worden geweigerd
in het buitenland wegens gemis aan onderscheidend vermogen of wegens misleidend
karakter. In dit opzicht kan de prealabele toetsing op deze gronden door het BMB in voorkomende
gevallen tot een kostenbesparing voor de deposant aanleiding geven en teleurstellingen
voorkomen.
Het bovenstaande maakt de wenselijkheid duidelijk om het register betrouwbaarder te
maken en de rechtszekerheid voor deposanten en derden te bevorderen. Hiertoe voorziet
het Protocol in de verlening aan het BMB van de bevoegdheid zowel Benelux als internationale
depots aan de genoemde absolute eisen te toetsen en bij negatieve bevinding de
aanvrager uit te nodigen de geconstateerde bezwaren op te heffen dan wel de inschrijving
te weigeren met vervolgens de mogelijkheid voor deposanten van de eventuele weigering
in beroep te gaan bij de burgerlijke rechter.
Het valt niet te ontkennen dat met de onderhavige toetsing slechts tot op zekere hoogte de
betrouwbaarheid van het register wordt bevorderd. Voorzover door belanghebbenden geen
actie wordt ondernomen, blijven in het register mogelijk met elkaar conflicterende merken
voorkomen en ook merken die door ontbreken van gebruik als vervallen moeten worden
beschouwd. Het signaleren van dergelijke onvolkomenheden in het register ligt meer op de
weg van de belanghebbenden in het bedrijfsleven. Het algemeen belang wordt echter
gediend met toetsing door het BMB op absolute nietigheidsgronden.
Naar verwachting zal de inhoudelijke toetsing geen aanleiding geven tot een structurele,
aan deposanten door te berekenen kostenverhoging. Enerzijds zal de nieuwe taak van het
BMB door een aangepaste organisatie van de administratie nauwelijks een verzwaring
opleveren, terwijl anderzijds buitenlandse ervaring leert dat naarmate de praktijk zich ontwikkelt
en duidelijkheid wordt verkregen over de door het BMB gehanteerde normen, het
aantal regularisaties en weigeringen een zeer laag niveau bereikt.
Mede gezien de door geïnteresseerde kringen reeds gemaakte opmerkingen, zal het nog in
richtlijnen vast te leggen toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid moeten
zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij
het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen
dan wel te weigeren. Het spreekt vanzelf dat de toetsing binnen de grenzen zal blijven
die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux Gerechtshof,
zijn getrokken.
II. Artikelsgewijze toelichting
Artikel I
A. Volgens artikel 6, lid 1, van de richtlijn heeft de merkhouder niet het recht een ander
te verbieden in het economisch verkeer gebruik te maken van onder meer diens naam en
adres voorzover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Deze beperking
van het recht van de merkhouder wordt opgenomen in artikel 13 (zie bij de toelichting op
onderdeel L) en heeft tot gevolg dat de enigszins anders geformuleerde beperking met
betrekking tot een gebruik van geslachtsnamen in de tweede alinea van artikel 2 kan vervallen.
B. In artikel 3, lid 1, is de aanduiding van de Overeenkomst van Madrid aangepast aan
de thans geldende benaming.
Artikel 4, lid 1, onder a en b, van de richtlijn geeft meer in detail aan hetgeen thans reeds in
artikel 3, lid 2, onder a, van de wet is geregeld. De nieuwe formulering van artikel 3, lid 2,
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-9
onder a en b, is ontleend aan artikel 4, lid 1, van de richtlijn. Een overeenkomstige formulering
is opgenomen in artikel 13, lid 1, onder a en b, van de wet. Voor de betekenis van
deze wijziging zij verwezen naar de toelichting op de wijziging van artikel 13 (zie onder
L).
Het huidige artikel 3, lid 2, bepaalt tevens dat bij de beoordeling van rangorde ook rekening
wordt gehouden met rechten op overeenstemmende collectieve merken, ongeacht de
waren waarvoor deze werden gedeponeerd. Deze bepaling stemt overeen met artikel 26,
lid 2, op grond waarvan de houder van het collectieve merk zich kan verzetten tegen het
gebruik van een overeenstemmend teken, ongeacht de waren waarvoor dit gebruik plaatsvindt.
Beide bepalingen zijn destijds ingegeven door de specifieke waarborgfunctie van
het collectieve merk. Voor individuele merken geldt op grond van het huidige artikel 3, lid
2, onder a, dat zij alleen ingeroepen kunnen worden tegen overeenstemmende merken voor
soortgelijke waren.
Op grond van artikel 5 van de richtlijn moet de ruimere beschermingsomvang van artikel
26, lid 2, met betrekking tot het collectieve merk verdwijnen. Wat betreft de beschermingsomvang
maakt de richtlijn geen onderscheid tussen individuele en collectieve merken.
In verband daarmee is het huidige onderdeel b van artikel 3, lid 2, geschrapt en is
onderdeel a uitgebreid tot collectieve merken.
Artikel 4, lid 3, van de richtlijn verplicht de Lid-Staten van de Benelux rekening te houden
met het bestaan van Gemeenschapsmerken (zie de toelichting bij onderdeel V) die in rangorde
komen vóór overeenstemmende Beneluxmerken, ingeschreven voor waren of diensten
die niet soortgelijk zijn aan die van het oudere Gemeenschapsmerk. Een ouder
Gemeenschapsmerk dat bekendheid geniet in de Gemeenschap kan in dat geval tegen een
jonger nationaal merk worden ingeroepen, indien door het gebruik van het jongere merk,
zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk.
Artikel 4, lid 4, onder a, van de richtlijn biedt Lid-Staten de mogelijkheid een overeenkomstige
bepaling op te nemen voor bekende nationale merken. Van deze optie is
gebruik gemaakt in het nieuwe onderdeel “c” van artikel 3, lid 2. Hierbij heeft een belangrijke
rol gespeeld, dat het onwenselijk is dat in de toekomst bekende Gemeenschapsmerken
beter beschermd worden tegen overeenstemmende jongere merken dan bekende
Beneluxmerken.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het begrip bekend merk niet verward mag worden
met het begrip algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het verdrag van
Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.
C. Zoals reeds vermeld in het algemeen gedeelte van dit commentaar bevat het Protocol
bepalingen betreffende een inhoudelijke toetsing van merken door het Benelux Merkenbureau
(zie onderdeel F) met de mogelijkheid voor deposanten tegen beslissingen van het
BMB op dit punt in beroep te gaan bij de burgerlijke rechter. Een onherroepelijke beslissing
het depot geheel of gedeeltelijk niet in te schrijven komt neer op gehele of gedeeltelijke
nietigheid van het depot en staat dus rechtsverkrijging in de weg. In verband hiermee
moet artikel 4 worden aangevuld met een verwijzing naar de twee bepalingen betreffende
de ambtshalve toetsing, te weten de artikelen 6bis en 6ter, die evenals artikel 14 nadere
In verband met de wijziging van artikel 3, lid 2, waarbij het collectieve merk in de rangordebepaling
gelijk is gesteld met het individuele merk is het wenselijk onderdeel 3 van artikel
4 eveneens aan te passen. In de nieuwe tekst van onderdeel 3 worden de houders van
collectieve merken gedurende drie jaren na het verval van hun rechten alleen nog
beschermd tegen overeenstemmende merken voor soortgelijke waren of diensten. Met
deze wijziging wordt toepassing gegeven aan de optionele aanvullende nietigheidsgrond
van artikel 4, lid 4, onder d, van de richtlijn.
Een derde wijziging van artikel 4 vloeit voort uit artikel 4, lid 4, onder f, van de richtlijn,
op grond waarvan de Lid-Staten met betrekking tot vervallen individuele merken kunnen
bepalen, dat deze nog gedurende een termijn van twee jaren na verval kunnen worden
tegengeworpen aan een jonger overeenstemmend merk dat voor soortgelijke waren of
diensten is ingeschreven.
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-10
Tenslotte is in verband met de wijziging van artikel 5 de verwijzing naar dit artikel in
onderdeel 4 van artikel 4 anders geredigeerd.
D. In artikel 5 is in verband met artikel 12 van de richtlijn een onderscheid gemaakt tussen
enerzijds vervalgronden die van rechtswege werken (lid 1) en anderzijds vervalgronden
die, met inachtneming van artikel 14, onder C, (zie onderdeel N), door de rechter
kunnen worden toegepast (lid 2). De verwijzing in het tweede lid naar artikel 14, onder C,
analoog aan de aanhef van artikel 4, is met name van belang omdat het inroepen van het
verval van een merkrecht op grond van niet-gebruik niet meer in alle gevallen mogelijk is
(zie hiervoor de toelichting bij onderdeel N).
Voorts is artikel 5 in de leden 2 en 3 aangevuld met bepalingen van de richtlijn. In lid 2,
onder a, is op grond van de artikelen 10, lid 1 en 12, lid 1, van de richtlijn een algemeen
geldende non usus termijn van 5 jaar opgenomen, lopend vanaf de inschrijving dan wel
vanaf een later tijdstip, na het verstrijken waarvan het niet gebruikte merk vervallen kan
worden verklaard. In lid 3 wordt in navolging van artikel 10 van de richtlijn een opsomming
gegeven van handelingen die voor de toepassing van het tweede lid, onder a, worden
beschouwd als gebruik van het merk. Dit betreft:
a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het
onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm, waarin het is ingeschreven, wordt
gewijzigd;
b. het aanbrengen van het merk op waren of verpakking daarvan, uitsluitend met het oog
op uitvoer;
en
c. het gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder.
In lid 2, onder a, dat overeenkomt met het huidige lid 3 van artikel 5, is geen bepaling
meer opgenomen betreffende de verdeling van de bewijslast ten aanzien van niet-gebruik
van het merk, in het geval het in een geding gestelde niet-gebruik heeft plaatsgevonden in
een tijdvak, dat meer dan zes jaren voor het uitbrengen van de dagvaarding ligt. Deze
bepaling is thans overbodig.
Lid 2, onder b, komt nagenoeg overeen met het huidige onderdeel 4 en is voor alle duidelijkheid
aangevuld met het voorschrift dat ook door nalatigheid van de merkhouder een
merk tot soortnaam kan verworden (zie artikel 12, lid 2, onder a, van de richtlijn). Lid 2,
onder c, tenslotte bevat een nieuwe vervalgrond die is voorgeschreven door de richtlijn in
artikel 12, lid 2, onder b,: “voorzover het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt
gemaakt, voor de waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met
name omtrent de aard, de hoedanigheid of de geografische herkomst van deze waren”.
E. De wijzigingen in artikel 6 berusten op de introductie van een inhoudelijke toetsing
van depots door het BMB, op de wens de inschrijvingsprocedure te verduidelijken en te
vereenvoudigen en op de wens het thans in het uitvoeringsreglement voorgeschreven
onderzoek naar eerdere inschrijvingen in de wet zelf vast te leggen.
Onderdeel A, lid 1, betreft de formele controle door het BMB of de nationale dienst waar
het depot is verricht, op in het uitvoeringsreglement nader vast te stellen vereisten waaraan
moet zijn voldaan voor het toekennen van een depotdatum. Indien aan deze zogenaamde
minimale vereisten is voldaan wordt de datum van het depot vastgesteld: de datum van
ontvangst van de stukken. Indien aan de vereisten niet is voldaan kan geen depotdatum
worden vastgesteld. De deposant kan de hem meegedeelde formele gebreken herstellen,
waarna de datum van depot wordt vastgesteld op de dag waarop alsnog aan de minimale
vereisten wordt voldaan. Wanneer de gebreken niet worden opgeheven worden de overgelegde
stukken niet als een depot beschouwd.
Onderdeel A, lid 2, betreft het onderzoek naar de bij uitvoeringsreglement vast te stellen
overige vormvereisten. Het niet voldoen aan deze vereisten is niet van invloed op het vaststellen
van de depotdatum. Indien gebreken zijn geconstateerd kan alsnog op uitnodiging
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-11
van het Bureau of de betrokken nationale dienst binnen een bepaalde termijn aan de eisen
worden voldaan. Wordt het depot niet geregulariseerd, dan vervalt het ingevolge onderdeel
A, lid 3.
In het vierde lid van onderdeel A is verder bepaald dat de nationale diensten die depots
ontvangen deze, nadat is vastgesteld dat ze aan de gestelde vereisten voldoen, doorsturen
naar het BMB.
Tenslotte kan wat het bepaalde onder A betreft worden opgemerkt, dat in afwijking van
het huidige artikel 6, onder A, er geen sprake meer is van het opmaken van een akte van
depot. In de praktijk van het BMB en de nationale diensten wordt deze handeling als overbodig
ervaren.
Het huidige onderdeel B van artikel 6 voorziet in de mogelijkheid door uitvoeringsbepalingen
het onderzoek naar eerdere inschrijvingen door het BMB als verplichte stap in de procedure
op te nemen. Vanaf 1976 tot op heden wordt dit onderzoek door het reglement
verplicht gesteld. Aangezien de voornaamste stappen in de inschrijvingsprocedure in de
wet dienen te worden geregeld en alleen nadere detaillering aan het reglement dient te
worden overgelaten, is het thans aangewezen het beginsel van het onderzoek in de wet zelf
vast te leggen en niet meer te delegeren aan het uitvoeringsreglement. De praktijk zal hierdoor
niet veranderen.
Ten opzichte van de huidige regeling is een in de praktijk wenselijk gebleken wijziging in
het systeem aangebracht door in onderdeel B, onder a, te bepalen, dat niet alleen een reeds
verricht onderzoek voor de ontvankelijkheid van het depot voldoende is maar ook een binnen
drie aan het depot voorafgaande maanden bij het Bureau ingediend verzoek tot het
instellen van een onderzoek.
Onderdeel C treedt in de plaats van het huidige onderdeel C, dat gezien de inhoudelijke
toetsing van depots door het BMB is geschrapt. De toetsing houdt immers in dat er wel een
onderzoek plaatsvindt naar de inhoud van het depot, waarvan de uitkomst de deposant kan
worden tegengeworpen.
In het nieuwe onderdeel C zijn elementen van het huidige artikel 6, onder B, tweede alinea
en artikel 8, eerste alinea, opgenomen.
Anders dan in het huidige artikel 6, onder B, wordt niet meer gerefereerd aan de akte van
depot en de daarmee samenhangende aspecten. Volstaan is met te bepalen dat het Beneluxdepot
na de handhavingsverklaring naar aanleiding van het onderzoek naar eerdere
inschrijvingen wordt ingeschreven en dat aan de deposant een bewijs van inschrijving
wordt verstrekt. Een en ander met inachtneming van het nieuwe artikel 6bis, op grond
waarvan het BMB de inschrijving van het depot kan weigeren.
Onderdeel D ten slotte komt overeen met het huidige onderdeel D, met dien verstande dat
niet meer naar de akte van depot wordt verwezen.
F. De artikelen 6bis en 6ter betreffen de inhoudelijke toetsing van depots door het
BMB.
Lid 1 van artikel 6bis geeft aan aan welke gronden door het BMB zal worden getoetst. De
toetsingsgronden zijn ontleend aan artikel 14, onder A. Het BMB kan de inschrijving van
een depot weigeren, indien het gedeponeerde merk elk onderscheidend kenmerk mist of
uitsluitend beschrijvend van aard is (lid 1, onder a) dan wel in strijd is met de openbare
orde of goede zeden of indien het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek kan
leiden (lid 1, onder b).
Overeenkomstig het huidige artikel 16 is in het tweede lid van artikel 6bis bepaald, dat de
weigering in te schrijven het teken dat een merk vormt in zijn geheel moet betreffen, maar
wel beperkt kan zijn tot een of meer van de waren of diensten, waarvoor het merk is gedeponeerd.
Ingevolge het derde lid gaat het BMB, ingeval een van deze absolute nietigheidsgronden
aanwezig wordt geacht, over tot een gemotiveerde kennisgeving daarvan aan de deposant
die in de gelegenheid wordt gesteld te antwoorden.
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-12
Indien na het antwoord van de deposant of bij ontbreken van enige reactie er nog steeds
bezwaren bestaan, volgt de gemotiveerde gehele of gedeeltelijke weigering het depot in te
schrijven, waarbij de deposant tevens op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid de
zaak aan de rechter voor te leggen, een en ander overeenkomstig het vierde lid.
In het vijfde lid wordt de definitieve beslissing van het Bureau het depot niet in te schrijven,
gelijk gesteld met nietigheid van het depot. De nietigheid gaat eerst in vanaf het
moment dat de beslissing van het BMB onherroepelijk is geworden. Hiervan is sprake
indien de deposant de beroepstermijn ongebruikt heeft laten verstrijken dan wel wanneer
het in artikel 6ter bedoelde verzoek door de rechter is afgewezen.
Het nieuwe artikel 6ter voorziet in een verzoekschriftprocedure bij de drie aldaar
genoemde beroepsinstanties in de Benelux teneinde een oordeel van de rechter te verkrijgen
over beslissingen van het BMB, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven. De
aanvrager dient daartoe een verzoek om een bevel tot inschrijving van het depot in te dienen.
Om het aantal rechtsgangen te beperken zijn niet de rechtbanken aangewezen, maar
slechts de drie Hoven in Brussel, Den Haag en Luxemburg.
G. In artikel 7 wordt vastgesteld dat de term “internationale depots” in de BMW zowel
op depots krachtens de Overeenkomst van Madrid als depots krachtens het Protocol bij de
Overeenkomst van Madrid betrekking heeft. Daarmee worden internationale inschrijvingen
krachtens het Protocol van Madrid onder de toepassing van de BMW gebracht.
Artikel 49 (zie onderdeel W) leidt ertoe dat alle overige bepalingen in de BMW inzake
internationale depots van overeenkomstige toepassing zijn op internationale depots ingevolge
het genoemde Protocol.
Het huidige artikel 7 biedt de wettelijke grondslag voor de heffing door het BMB van de
nationale rechten, bedoeld in artikel 8 (1) van de Overeenkomst van Madrid. Artikel 7 is in
het onderhavige Protocol aangevuld met een overeenkomstige grondslag voor de heffing
van een nationaal recht ingevolge artikel 8 (1) van het genoemde Protocol van Madrid.
Daarnaast wordt nu ook een wettelijke basis gegeven voor de mogelijkheid dat het BMB
individuele rechten gaat heffen, bedoeld in artikel 8 (7) (a) van het Protocol van Madrid.
Deze wijziging leidt ertoe dat dit individuele recht kan worden aangemerkt als een recht
“geïnd op grond van de eenvormige wet” in de zin van artikel 6 van het Benelux-Verdrag
inzake de merken.
H. In de nieuwe opzet is artikel 8 beperkt tot de inschrijvingsprocedure in de Benelux
van internationale merken, die worden behandeld volgens de Overeenkomst van Madrid
en ingevolge artikel 49 volgens het daarbij behorende Protocol. De inschrijvingsprocedure
betreffende Beneluxdepots wordt immers thans in hoofdzaak geregeld in de artikelen 6,
6bis, en 6ter.
Het eerste lid van artikel 8 bepaalt, in enigszins andere bewoordingen, hetgeen is opgenomen
in het huidige artikel 8, lid 1, ten aanzien van internationale depots, te weten dat het
BMB de internationale depots ten aanzien waarvan verzocht is de bescherming uit te strekken
tot het Beneluxgebied inschrijft.
Voorts wordt in het eerste lid bepaald, dat de internationale depots aan een inhoudelijke
toetsing worden onderworpen, evenals dit het geval is met Beneluxdepots en wel door artikel
6bis, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing te verklaren.
Het tweede lid geeft, analoog aan het derde lid van artikel 6bis, de procedure aan die
gevolgd wordt indien het BMB van oordeel is dat absolute weigeringsgronden inschrijving
in de weg staan.
Overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid en het daarbij behorende
Protocol, moeten de door het BMB bij de toetsing aan de absolute nietigheidsgronden
geconstateerde bezwaren binnen respectievelijk één jaar (Overeenkomst van Madrid) en
anderhalf jaar (Protocol van Madrid) na de internationale inschrijving aan het Internationale
Bureau te Genève worden meegedeeld door middel van een gehele of gedeeltelijke,
voorlopige of definitieve weigering van de bescherming.
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-13
Daarna kan de deposant, op nader in het uitvoeringsreglement te bepalen wijze, antwoorden
op de weigering. Worden de bezwaren door de deposant niet opgeheven, dan volgt -
door de van overeenkomstige toepassingsverklaring van artikel 6bis, vierde lid - de mededeling
aan de deposant van de uiteindelijke beslissing van het BMB de bescherming te
weigeren en niet over te gaan tot inschrijving, eveneens met vermelding van de beschikbare
rechtsmiddelen.
Het derde lid voorziet erin dat inzake internationale depots ten aanzien waarvan de
bescherming is geweigerd de reeds genoemde verzoekschriftprocedure kan plaatsvinden,
waarbij vanzelfsprekend een enigszins andere competentieregeling is vastgesteld dan ten
aanzien van Beneluxdepots.
Tenslotte bepaalt het vierde lid dat van uiteindelijke, niet meer voor beroep openstaande,
beslissingen ten aanzien van internationale depots die het onderwerp van een weigeringsprocedure
zijn geweest, het Internationale Bureau te Genève op de hoogte wordt gebracht.
Dit kunnen zijn de niet beroepen beslissingen van het BMB dan wel de uitkomsten van de
verzoekschriftprocedures.
De tweede en derde alinea van het huidige artikel 8 inzake de wettelijke datum van
inschrijving en de eventuele vermelding van datum en grondslag van de voorrang zijn als
overbodig komen te vervallen. Uit het systeem van de BMW en van de Overeenkomst van
Madrid vloeit zonder meer voort, dat het depot waaraan een datum is toegekend rechtsscheppend
is. Voorts spreekt het vanzelf dat de inschrijving naast andere gegevens de
datum en grondslag van een ingeroepen voorrang vermeldt.
I. In verband met de vastlegging van het onderzoek naar eerdere inschrijvingen van
Benelux- en internationale depots in de wet zelve, zijn in artikel 9, tweede alinea, de woorden
“in voorkomende gevallen” niet meer op hun plaats en derhalve geschrapt.
J. In artikel 10 zijn enkele wijzigingen van praktische aard aangebracht. In de vierde
alinea is het vaak te streng geachte systeem van vernieuwing van de inschrijving enigszins
versoepeld. Gehandhaafd is het huidige voorschrift dat vernieuwing moet worden verzocht
binnen zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, onder
betaling van de gebruikelijke vernieuwingstaxe. Volgens het onderhavige Protocol is het
echter ook nog mogelijk dat binnen zes maanden na de vervaldatum alsnog de vernieuwing
wordt verzocht, mits met gelijktijdige betaling van een extra taxe. Ook in dat geval
gaat de vernieuwing in op de datum van verval van de inschrijving.
De vijfde alinea en de eerste volzin van de zesde alinea voorzien in een voor het BMB eenvoudige
procedure inzake het verzenden van herinneringsbrieven voor de vernieuwing.
Het BMB hoeft deze herinneringsbrieven slechts aan één adres te versturen, te weten aan
dat van de merkhouder ingeval geen gemachtigde- of correspondentie-adres is opgegeven
dan wel aan één van deze laatstgenoemde adressen, indien deze wel zijn opgegeven.
K. Naar aanleiding van door belanghebbenden gemaakte bezwaren is de veelal te vergaand
geachte sanctie van nietigheid in artikel 11, onderdeel A, onder 1, voor licenties die
niet schriftelijk zijn vastgelegd uit de wet verwijderd. Tussen partijen dienen ook de in de
praktijk voorkomende mondelinge licentieovereenkomsten volledig te worden gerespecteerd.
In artikel 11 is onderdeel B aangepast aan artikel 8.2 van de richtlijn, dat een ruimere merkenrechtelijke
strekking kent met betrekking tot onrechtmatige, buiten de grenzen van de
licentie vallende, handelingen van het huidige onderdeel B.
Het huidige recht kent slechts de mogelijkheid van een merkenrechtelijke actie tegen overschrijdingen
van de licentiebepalingen inzake beperking van de duur van de licentie of
beperking tot een deel van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd. Ingevolge de
richtlijn worden hier aan toegevoegd overschrijdingen van beperkingen inzake de vorm
waarin het merk mag worden gebruikt, inzake het grondgebied waarbinnen het merk mag
worden aangebracht of inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer
gebrachte waren. Ten opzichte van de tekst van de richtlijn is nog de verfijning aangebracht
dat het in het laatstgenoemde geval niet alleen gaat om de door de licentiehouder
vervaardigde waren die in strijd zouden zijn met de kwaliteitsvoorschriften van de licentie,
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-14
maar om alle door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren, met inbegrip van
waren die van derden zijn betrokken.
Onderdeel C is naar aanleiding van verzoeken van belanghebbenden meer in overeenstemming
gebracht met andere bestaande regelingen op het gebied van de industriële eigendom
inzake pandrechten en beslagen (zie ook artikel 15, onderdeel A). Hier wordt nu voorzien
in de zogenaamde derdenwerking van pandrechten en beslagen, welke zijn ingeschreven in
het merkenregister, op de wijze zoals voorzien voor overdracht, overgang of licentie.
De formulering van artikel 11, onder D, is aangepast aan de wijziging van artikel 13, waarbij
de merkhouder de bevoegdheid krijgt om naast of in plaats van vergoeding van schade
ten gevolge van inbreuk op zijn merk ook afdracht van onrechtmatig genoten winst te vorderen.
Daarnaast is in de tweede volzin van dit onderdeel de mogelijkheid geopend dat de
licentiehouder zelfstandig de bovengenoemde vorderingen kan instellen, indien hij de
bevoegdheid hiertoe van de merkhouder heeft bedongen. Onder de bestaande tekst van
artikel 11, onder D, was de licentienemer alleen gerechtigd om tezamen met de merkhouder
schadevergoeding te vorderen.
L. Artikel 5 van de richtlijn betreft de beschermingsomvang van het merk en heeft op
een aantal plaatsen geleid tot wijziging van artikel 13 van de BMW.
Het eerste lid van artikel 5 van de richtlijn geeft onder a en b, de merkhouder een verbodsrecht
ten aanzien van gebruik van zijn merk of een daarmee overeenstemmend teken voor
de waren waarvoor het is ingeschreven of voor soortgelijke waren. Volgens het eerste lid
van artikel 5 wordt, behalve voor de gevallen waarbij sprake is van gebruik van het merk
zelf en voor dezelfde waren, voor het vaststellen van de inbreuk vereist dat door het
gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan, met inbegrip van het gevaar dat tussen het
gedeponeerde merk en het gebruikte teken een associatie wordt gewekt. Onder meer uit de
notulen van de Raadsvergadering waarin de richtlijn is vastgesteld, waarbij Raad en Commissie
constateren dat het associatiegevaar een begrip is dat is ontwikkeld door Benelux
jurisprudentie, valt af te leiden dat de uitleg van het begrip overeenstemming door het
Benelux Gerechtshof (zaak A 82/5, “Union”, “Julien Verschuere”, Benelux Gerechtshof
Jurisprudentie 1983) een Gemeenschapsrechtelijk aanvaarde norm is zodat in beginsel de
tekst van het huidige artikel 13, onderdeel A, onder 1, gehandhaafd zou kunnen worden.
Nu de tekst van de richtlijn refereert aan het begrip associatie is het naar ons oordeel
gewenst deze in het Beneluxrecht ontwikkelde notie dan ook in de tekst van de wet zelf
vast te leggen. Hiermee wordt tevens mogelijke onduidelijkheid over de beschermingsomvang
weggenomen. In de eerste plaats is overeenkomstig de tekst van de richtlijn een
onderscheid gemaakt in artikel 13.A.1 onder a en b, tussen het geval waarin sprake is van
een gebruik van het merk zelf voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven (onder a)
en een gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het
merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren (onder b).
Voorts is in de bepaling onder b overeenkomstig de tekst van de richtlijn en ook het
genoemde Union arrest aangegeven dat, wil van inbreuk sprake zijn, de overeenstemming
zodanig moet zijn dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie
wordt gewekt tussen het merk en het teken. Hierbij zij opgemerkt dat het in de richtlijn
opgenomen begrip “verwarringsgevaar” niet is opgenomen. Hiervoor is gekozen omdat
aan dit begrip, anders dan volgens de bewoordingen van de Richtlijn traditioneel, in het
Beneluxrecht, een meer beperkte betekenis wordt toegekend. Een letterlijke overname van
de richtlijn op dit punt zou derhalve tot onwenselijke misverstanden in de Benelux over de
beschermingsomvang van een merk kunnen leiden. Inhoudelijk voldoet de voorgestelde
bepaling aan de richtlijn. Het is immers niet denkbaar dat een teken met een beschermd
merk wordt verward zonder dat er tussen dat teken en het merk een associatie is gewekt.
Het optionele tweede lid van artikel 5 van de richtlijn komt in wezen overeen met het huidige
artikel 13, onderdeel A, onder 2, van de BMW, voorzover dat betrekking heeft op het
gebruik van tekens voor niet soortgelijke waren.
Ingevolge de richtlijn is het echter noodzakelijk dat de merkhouder de bescherming met
betrekking tot overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke waren alleen kan inroepen
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-15
wanneer diens merk in de Benelux bekend is, een element dat in de huidige tekst van artikel
13, onderdeel A, onder 2 ontbreekt.
Voorts is het gewenst het huidige begrip schade in artikel 13, onderdeel A, onder 2, overeenkomstig
de richtlijn nader te definiëren als bestaande uit het ongerechtvaardigd voordeel
trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het
merk. Deze vormen van schadeberokkening, die grotendeels overeenstemmen met de uitleg
die in de Benelux jurisprudentie aan het begrip schade wordt gegeven (zie hieronder
het arrest van het Benelux Gerechtshof Clareyn/Klarein, Zaak A 74/1, Benelux Gerechtshof
Jurisprudentie 1975-1979), zijn opgenomen in artikel 13, onderdeel A, lid 1, onder c.
Wat betreft de resterende materie van het huidige artikel 13, onderdeel A, onder 2, nl. de
bescherming tegen het gebruik van tekens anders dan ter onderscheiding van waren is ter
verduidelijking van de systematiek een aparte bepaling in artikel 13, onderdeel A, lid 1,
opgenomen en wel onder d, waarbij, evenals dit het geval is voor artikel 13, onderdeel A,
lid 1, onder c, de schade nader is gedefinieerd. Deze bepaling is in overeenstemming met
artikel 5, vijfde lid, van de richtlijn dat bepalingen van nationaal recht onverlet laat inzake
bescherming tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of
diensten, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt
getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie
van het merk.
Het derde lid van artikel 5 van de richtlijn geeft enkele voorbeelden van gebruik waartegen
de merkhouder met name kan optreden. Om elke twijfel over het inbreukmakend karakter
van deze handelingen uit te sluiten zijn de voorbeelden a tot en met d in artikel 13, onderdeel
A, als een nieuw tweede lid opgenomen.
De huidige tweede alinea van artikel 13, onderdeel A, is in verband met de nieuwe nummering
als derde lid opgenomen.
Het vierde lid voorziet in de mogelijkheid dat de merkhouder naast of in plaats van een
vordering tot schadevergoeding een vordering tot afdracht van ten gevolge van inbreukmakend
gebruik van het merk genoten winst instelt. In de praktijk is gebleken, dat het aantonen
van geleden schade de merkhouder voor aanzienlijke bewijsrechtelijke problemen kan
plaatsen. De omvang van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst is veelal
eenvoudiger vast te stellen. De bepaling legt bovendien geen bewijslast op de merkhouder
omdat deze tevens kan vorderen dat de gedaagde rekening en verantwoording omtrent
diens als gevolg van de inbreuk genoten winst aflegt.
Het betreft hier een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als
regel is toegestaan. De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de pleger
van moedwillige inbreuk ondanks een rechtelijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig
handelen trekt. Om deze reden is de rechter gehouden de vordering af te wijzen, indien
niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of dat de
omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. In het geval de rechthebbende
zowel een vordering tot schadevergoeding als een vordering tot afdracht van onrechtmatig
genoten winst heeft ingesteld, kan de rechter bij afwijzing van de meest vergaande vordering
de minder vergaande vordering wel toewijzen.
Volgens het vijfde lid kan de merkhouder de vordering namens of mede namens de licentiehouder
instellen. Uitdrukkelijk is bepaald dat deze mogelijkheid de bevoegdheden die
de licentiehouder op grond van artikel 11, onder D, heeft onverlet laat. Een door de merkhouder
namens een licentiehouder ingestelde vordering hoeft de desbetreffende licentiehouder
er derhalve niet van te weerhouden zich desgewenst in de procedure te voegen.
Het zesde lid van artikel 13 van de BMW is ontleend aan het eerste lid van artikel 6 van de
richtlijn inzake beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen. De onder a
genoemde beperking betreffende het gebruik door een derde van diens naam en adres is
reeds bij het commentaar op de wijziging van artikel 2 van de BMW vermeld. Hierbij kan
nog worden aangetekend dat volgens de notulen van de meer genoemde Raadsvergadering
de term “diens naam” alleen de naam van natuurlijke personen betreft. Verder is onder b
vermeld dat het verbodsrecht zich evenmin uitstrekt tot het gebruik door derden van aanduidingen
inzake soort, kwaliteit, bestemming en andere beschrijvende aanduidingen. Ten
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-16
slotte is op grond van het onder c bepaalde derden toegestaan het merk te gebruiken,
indien zulks nodig is om de bestemming van een waar aan te geven, met name als accessoire
of onderdeel, een en ander voorzover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid
en handel.
In het zevende lid van artikel 13 van de BMW is het tweede lid van artikel 6 van de richtlijn
overgenomen. Bepaald wordt dat het merkrecht niet kan worden ingeroepen ten aanzien
van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, voorzover dat recht erkend is
ingevolge wetgeving van een der Beneluxlanden. Hierbij kan gedacht worden aan een op
beperkte schaal gevoerde handelsnaam.
Tenslotte is in het achtste lid van artikel 13 gevolg gegeven aan artikel 7, lid 1, van de
richtlijn. Anders dan de huidige derde alinea wordt bepaald dat uitputting van het merkrecht
plaatsvindt indien de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met diens
toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Daarbij is, eveneens in
afwijking van de huidige derde alinea, het tweede lid van artikel 7 van de richtlijn overgenomen
en bepaald dat de uitputting niet plaatsvindt, indien er voor de merkhouder
gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verhandeling van de waren, met name wanneer
de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd
is.
M. Het nieuwe artikel 13bis bevat enkele rechtsmiddelen waardoor de merkhouder
effectiever kan optreden tegen inbreuk op zijn recht. Zoals reeds in het algemeen gedeelte
van dit commentaar is uiteengezet, strekken deze bepalingen ertoe de merkhouder beter in
staat te stellen het moedwillig inbreukmaken op zijn recht te bestrijden.
Het eerste lid geeft de merkhouder de mogelijkheid om zaken waarmee inbreuk op zijn
recht wordt gemaakt als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of
onbruikbaarmaking te vorderen. Deze bevoegdheid stelt hem in staat te voorkomen dat
inbreukmakende zaken in het verkeer gebracht worden, mede door de met het vorderingsrecht
samenhangende mogelijkheid om op de inbreukmakende zaken beslag te leggen
(artikel 13bis, tweede lid). Voor inbreukmakende zaken is het eerste lid beperkt tot roerende
zaken. Voor onroerende zaken is de kans dat zij ondanks een geconstateerde inbreuk
in het verkeer gebracht worden te verwaarlozen.
De merkhouder kan ook productiemiddelen die zijn gebruikt bij de vervaardiging van
inbreukmakende zaken opvorderen. Hierdoor kan hij voorkomen, dat de inbreukmaker
voortgaat met het produceren van inbreukmakende zaken. Voor productiemiddelen is geen
beperking tot roerende zaken aangebracht. Bij deze zaken is het al dan niet roerend zijn
niet van belang omdat in beide gevallen de kans bestaat, dat hun gebruik bij de vervaardiging
van inbreukmakende zaken wordt voortgezet. Het eerste lid geeft voorts de mogelijkheid
om gelden, waarvan aannemelijk is dat zij als gevolg van inbreuk verkregen zijn op te
vorderen. Dit is, wederom in combinatie met de mogelijkheid om beslag te leggen, van
belang om te voorkomen dat de onrechtmatig verkregen gelden buiten bereik van de merkhouder
gebracht worden. Naar verwacht mag worden zal de rechter bij de beoordeling van
een vordering op grond van artikel 13, onder A, derde en vierde lid, rekening houden met
de gelden die reeds door de merkhouder op grond van de onderhavige bepaling zijn verkregen.
Een vordering als bedoeld in het eerste lid wordt door de rechter afgewezen, indien de
inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. In die gevallen bestaat er geen noodzaak om de
vergaande vorderingsmogelijkheid van het eerste lid toe te kennen. Naar mag worden aangenomen
zal de inbreukmaker te goeder trouw, nadat geconstateerd is dat hij inbreuk op
het recht van een ander maakt, uit eigen beweging afzien van voortgaande inbreuk.
Vanwege het feit dat er in de Benelux geen uniform beslagsrecht bestaat is ervan afgezien
hieromtrent in de BMW een regeling te treffen. Het tweede lid verwijst voor de mogelijkheden
tot het leggen van conservatoir of executoriaal beslag naar het nationale recht van de
landen van de Benelux.
Het derde lid biedt de rechter de mogelijkheid om aan het bevel tot afgifte op grond van
het eerste lid de voorwaarde te verbinden dat de eiser een bepaalde vergoeding betaalt.
Deze bepaling stelt de rechter in staat om in voorkomende gevallen een onredelijke
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-17
bevoordeling van de eiser en benadeling van de gedaagde te corrigeren. Van onredelijkheid
zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn in het geval dat de waarde van de af te geven
zaken onevenredig hoog is in verhouding tot het belang van de eiser bij afgifte daarvan.
Het vierde lid geeft aan de licentiehouder het recht om een vordering als bedoeld in het
eerste lid in te stellen, indien en voor zover hij daarbij belang heeft en toestemming van de
merkhouder heeft verkregen.
Het vijfde lid is bedoeld om de merkhouder in staat te stellen eerdere schakels in de keten
van productie en distributie van inbreukmakende zaken te achterhalen en zodoende de
inbreuk dichter bij de bron te bestrijden. Hiertoe kan hij vorderen dat een inbreukmaker al
hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee de inbreuk gepleegd is
bekend maakt en alle daarop betrekking hebbende gegevens verstrekt. De bepaling is derhalve
zo geformuleerd, dat de vordering zowel het mededelen van wetenschap bij de
inbreukmaker omtrent de herkomst als het overleggen van bescheiden die daarop betrekking
hebbende gegevens bevatten, kan betreffen.
N. Zoals reeds is vermeld bij de toelichting op onderdeel B moet de bijzondere positie
van collectieve merken bij de rangordebepaling van artikel 3, lid 2, van de BMW worden
opgeheven. In verband daarmee is in artikel 14, onder A, het onder b van lid 1 bepaalde
vervallen en is in artikel 14, onderdeel B, onder 1 “een overeenstemmend individueel
merk” gewijzigd in “een overeenstemmend merk”.
Evenals artikel 14, onder C, van de BMW gaat de richtlijn in artikel 12 uit van het beginsel
dat het recht op een merk, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de verplichting het
merk normaal te gebruiken, kan worden vervallen verklaard. Op dit beginsel biedt artikel
12 van de richtlijn echter de uitzondering dat vervallenverklaring niet meer kan worden
gevorderd indien de merkhouder na het verstrijken van de termijn van vijf jaren doch tijdig
voor het instellen van de bedoelde vordering het merk voor het eerst of opnieuw is gaan
gebruiken. Het tijdig (her)opvatten van het gebruik is in artikel 12 van de richtlijn aldus
beperkt dat begin van het gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering
tot vervallenverklaring niet in aanmerking wordt genomen, indien de voorbereiding van
het begin van het gebruik wordt getroffen nadat de merkhouder zich van de mogelijkheid
dat een dergelijke vordering kan worden ingesteld bewust is geworden.
Bovenstaande regeling van artikel 12 van de richtlijn, die er toe leidt dat de merkhouder
met terugwerkende kracht zijn recht kan herstellen, is opgenomen in onderdeel C, onder 1,
van artikel 14.
In de richtlijn ontbreekt een regeling ten behoeve van de derde die het merk of een overeenstemmend
teken heeft gedeponeerd in de periode dat het achteraf herstelde merk kon
worden vervallen verklaard, een verfijning die wel is aangebracht in het ontwerp van de
verordening inzake het Gemeenschapsmerk. In overleg met de geïnteresseerde kringen is
besloten de gerechtvaardigde belangen van genoemde derden te laten prevaleren boven die
van de merkhouder die zijn recht herstelt. In verband daarmee is in onderdeel C, onder 2,
bepaald dat de houder van het herstelde recht noch de nietigheid van het depot kan inroepen
dat is verricht in de periode waarin het herstelde oudere merkrecht vervallen kon worden
verklaard, noch zich kan verzetten tegen het gebruik van het aldus gedeponeerde
merk. Dit betekent dat de houders van beide merken elkaar moeten dulden, zowel in het
economische verkeer als in het merkenregister.
O. Artikel 9 van de richtlijn schrijft in het eerste lid voor dat de houder van een ouder
merk die het gebruik van een jonger merk gedurende vijf jaren heeft gedoogd, niet meer op
grond van het oudere merk de nietigheid van het jongere kan vorderen, noch bezwaar kan
maken tegen het gebruik van dat jongere merk voor de waren of diensten waarvoor het is
gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.
In het eerste lid van artikel 14bis is deze vorm van rechtsverwerking overgenomen. Hierbij
is tevens gebruik gemaakt van de optie van artikel 9, lid 2, van de richtlijn door deze
rechtsverwerking ook van toepassing te laten zijn ingeval er sprake is van het gedogen van
het gebruik van een merk dat is ingeschreven voor niet soortgelijke waren of diensten
onder de omstandigheden aangegeven in artikel 13, onderdeel A, lid 1, onder c. Ofschoon
niet uitdrukkelijk aangegeven in de richtlijn, spreekt het vanzelf dat de rechtsverwerking
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-18
ook toepassing moet vinden, indien het gebruik van een Gemeenschapsmerk dat is ingeschreven
voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gedoogd. Ter vermijding van
ieder misverstand zij erop gewezen, dat de uitzondering aan het slot van lid 1 voor het
geval het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd, niet tot gevolg heeft dat artikel
14bis een grondslag bevat om depots te kwader trouw aan te vechten. Daarvoor dient artikel
14, onderdeel B, onder 2, te worden ingeroepen. Artikel 14bis ziet uitsluitend op acties
die de houder van een ouder merk op grond van artikel 14, onderdeel B, onder 1, tegen de
houder van een jonger merk kan instellen.
In het tweede lid van artikel 14bis is de inhoud van het derde lid van artikel 9 van de richtlijn
overgenomen en is voor alle duidelijkheid bepaald dat de rechtsverwerking niet
inhoudt dat het later gedeponeerde merk kan worden ingeroepen tegen het gebruik van het
eerdere merk.
Te vermelden is hier nog dat, blijkens de notulen van de Raadsvergadering waarin de
richtlijn is vastgesteld, Raad en Commissie van oordeel zijn dat het bepaalde in artikel 9,
(1) en (2), van de richtlijn niet afdoet aan de eventuele bevoegdheid van nationale autoriteiten
om overeenkomstig het nationale recht te beslissen dat rechtsverwerking met betrekking
tot de onderhavige acties tegen een jonger merk heeft plaatsgevonden op grond van
andere omstandigheden, zelfs indien het gedogen heeft plaatsgevonden gedurende minder
dan vijf jaren.
P. Zoals reeds toegelicht bij onderdeel K is het gewenst de situatie met betrekking tot
pandrechten en beslagen te wijzigen. Ingevolge de wijziging van artikel 15, onder A, kan,
indien een pandrecht of beslag is ingeschreven, doorhaling van de inschrijving van het
merk alleen worden verzocht door de houder van de inschrijving en de pandhouder of
beslaglegger gezamenlijk.
Q. Artikel 15, lid 2, van de richtlijn laat de keuze aan de Lid-Staten om te bepalen dat
geografische herkomstaanduidingen als collectieve merken beschermd kunnen zijn. Deze
bescherming kan echter volgens de richtlijn niet leiden tot een verbod van het gebruik door
derden van dergelijke aanduidingen dat plaatsvindt overeenkomstig eerlijke handelsgebruiken,
met name niet wanneer een derde het recht heeft de desbetreffende geografische
aanduiding te gebruiken.
Aangezien in de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk voorzien is in deze mogelijkheid
van bescherming is het gewenst van de geboden optie gebruik te maken. Hiertoe is
artikel 19 overeenkomstig het bovenstaande aangevuld. Het praktische nut van de bepaling
moet vooral worden gezien in de mogelijkheid dat houders van dergelijke collectieve merken
ook op basis van het merkenrecht optreden tegen het gebruik van tekens die ten
onrechte de indruk wekken dat de waren uit het desbetreffende gebied afkomstig zijn.
R. Aangezien de inhoudelijke toetsing van depots ingevolge artikel 6bis en 8 ook zal
plaatsvinden ten aanzien van collectieve merken is in artikel 24 de verwijzing naar artikel
6 aangevuld met een verwijzing naar deze twee artikelen.
S. Eenvoudigheidshalve is in artikel 25 bepaald, dat de verplichte mededeling van wijzigingen
van het reglement op het gebruik en het toezicht, behorende bij collectieve merken,
alleen nog aan het BMB kan worden gedaan en niet meer aan de nationale diensten.
T. Zoals reeds is toegelicht bij onderdeel B maakt de richtlijn geen onderscheid tussen
individuele en collectieve merken waar het de beschermingsomvang van het merk betreft.
In verband daarmee zijn de tweede en derde alinea van artikel 26 geschrapt. De houder van
een collectief merk zal alleen de bepalingen van artikel 13 kunnen inroepen.
U. In verband met de toevoeging aan de BMW van de nieuwe hoofdstukken VI en VII is
voor alle duidelijkheid in artikel 39 een verwijzing naar deze hoofdstukken toegevoegd
zodat ook de bepalingen inzake de verhouding tussen enerzijds het Gemeenschapsmerk en
het Protocol behorende bij de Overeenkomst van Madrid en anderzijds de BMW, geacht
worden mede betrekking te hebben op dienstmerken.
V. De artikelen 44, 45 en 46 van het nieuw toe te voegen hoofdstuk VI van de BMW
betreffen uitvoering van de voorschriften van de richtlijn die rechtstreeks betrekking hebben
op het Gemeenschapsmerk.
Benelux-Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-19
Artikel 4, lid 2, (a) (i), van de richtlijn houdt de verplichting in het Benelux merkenrecht
zo aan te vullen dat ook met depots voor Gemeenschapsmerken, mits deze tot inschrijving
leiden, in de rangordebepaling ten opzichte van jongere Beneluxdepots en internationale
depots rekening wordt gehouden voor zover er sprake is van overeenstemming van de
tekens en soortgelijkheid van waren of diensten.
Artikel 4, lid 3, geeft eenzelfde verplichting voor het geval een ouder Gemeenschapsmerk
overeenstemt met een Beneluxdepot of internationaal depot maar is gedeponeerd voor
niet-soortgelijke waren, wanneer het Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is en
wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd
voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen
of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk.
Beide gevallen van rangordebepaling zijn opgenomen in artikel 44 door artikel 3, lid 2, en
artikel 14, onderdeel B, onder 1, van overeenkomstige toepassing te verklaren op Gemeenschapsmerken.
In de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk is voorzien in de mogelijkheid dat de houders
van Gemeenschapsmerken zich kunnen blijven beroepen op oudere rechten in de Lid-
Staten, ontleend aan overeenkomstige nationale of internationale inschrijvingen aldaar,
zelfs indien de desbetreffende inschrijving vrijwillig is doorgehaald of de geldigheidsduur
daarvan is verstreken. De houder van een Gemeenschapsmerk kan dus zonder verlies van
rechten van zijn aan het Gemeenschapsmerk ten grondslag liggende nationale of internationale
inschrijvingen afstand doen. Dit oudere recht is met de term anciënniteit aangeduid.
Artikel 4, lid 2 onder b, van de richtlijn verplicht om in het Benelux merkenrecht ook bij
de bepaling van de rangorde rekening te houden met Gemeenschapsmerken ten aanzien
waarvan de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de
anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald
of de geldigheidsduur daarvan verstreken. In artikel 45 is hieraan gevolg gegeven
door op deze situatie artikel 3, tweede lid en artikel 14, onderdeel B, lid 1, van overeenkomstige
toepassing te verklaren.
Artikel 14 van de richtlijn schrijft voor dat ingeval de anciënniteit voor een Gemeenschapsmerk
wordt ingeroepen van een ouder merkrecht dat reeds is vervallen door vrijwillige
doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, de nietigheid
of het verval van dat oudere recht achteraf kan worden vastgesteld. Te denken valt hierbij
aan de situatie dat ten onrechte de anciënniteit wordt ingeroepen omdat het recht reeds op
andere gronden dan de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur
nietig of vervallen moet worden geacht. Artikel 46 voorziet in een en ander.
Artikel 47 bepaalt dat het BMB de ingeschreven Gemeenschapsmerken in het Beneluxregister
inschrijft, overeenkomstig de praktijk die thans wordt gehanteerd ten aanzien van
internationale inschrijvingen.
Analoog aan het huidige artikel 38 wordt in artikel 48 bepaald dat ook de verordening
inzake het Gemeenschapsmerk voorrang geniet boven de BMW.
W. Naast hetgeen bepaald is in artikel 7 wordt met het nieuwe hoofdstuk VII in artikel
49 zeker gesteld dat de depots verricht ingevolge het Protocol van 27 juni 1989 bij de
Overeenkomst van Madrid onder de werking van de BMW vallen
III. Overgangsbepalingen
Artikel II
Nu artikel 3, tweede alinea, inhoudelijk is gewijzigd, is het noodzakelijk te bepalen dat op
de depots verricht vóór inwerkingtreding van dit Protocol de oude tekst van de tweede alinea
van toepassing blijft. Aan de eventuele rechten gebaseerd op de huidige rangorderegeBenelux-
Regelgeving inzake merken
Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
V-20
ling mag immers door de invoering van een andere rangorderegeling geen afbreuk worden
gedaan.
Artikel III
Eveneens is het nodig dat voor depots verricht voor de inwerkingtreding van dit Protocol
de huidige tekst van artikel 4, onder 3 en 4, van toepassing blijft. Aan de eventuele rechten
ontleend aan deze nietigheidsgronden mag geen afbreuk worden gedaan door de gewijzigde
redactie van deze bepalingen.
Artikel IV
In verband met de wijziging van artikel 5 met betrekking tot de non usus termijn, waarbij
de huidige termijn van drie jaren na depot is vervangen door de algemene termijn van vijf
jaren na de inschrijving, is het nodig eventuele rechten zeker te stellen die zijn gebaseerd
op het huidige artikel 5 met betrekking tot depots verricht tenminste drie jaren voor het in
werking treden van het Protocol. Ten aanzien van depots verricht binnen drie jaren vóór
het in werking treden van het Protocol geldt de juister geachte non usus termijn van vijf
jaren na de inschrijving.
Artikel V
Aangezien het volgens onderdeel N mogelijk is door (weder)opneming van het gebruik
een in beginsel vervallen recht te herstellen is het in het belang van de rechtszekerheid
noodzakelijk te bepalen, dat door de houders van depots als bedoeld in artikel IV geen
beroep kan worden gedaan op een gebruik dat plaats heeft gevonden vóór de inwerkingtreding
van het Protocol. Daaruit volgt dat zij wel beroep kunnen doen op een gebruik dat
plaats vindt na die datum.
Artikel VI
Teneinde elk misverstand te vermijden bevestigt artikel VI uitdrukkelijk de bevoegdheid
van het Benelux-Gerechtshof voor de uitlegging van de eenvormige wet zoals gewijzigd
door het Protocol.
IV. Slotbepalingen
De artikelen VII en VIII spreken voor zich.
Waarschuwing!
De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.
De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiele website van de overheid: Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt

De belangrijkste wetten per rechtsgebied
Wij hebben per rechtsgebied de belangrijkste wetten in een overzicht gezet, zodat u alles snel online kunt vinden. Ook verdragen, koninklijke besluiten en andere regels vindt u hier.Advocatuur
Arbeidsrecht
Bank- en effechtenrecht
Belastingrecht (Fiscaal recht)
Bestuursrecht
Burgerlijk procesrecht
Consumentenrecht
Europees recht
Faillisementsrecht
Familierecht
Gezondheid en letselschade
Huurrecht
IE (Intellectueel Eigendom)
IT (Informatietechnologie)
Mediarecht en Reclamerecht
Merkenrecht
Milieurecht
Notarieel recht
Octrooirecht
Ondernemingsrecht
Privaatrecht
Privacy en persoonsgegevens
Sociale zekerheid en zorg
Staatsrecht
Strafrecht en strafprocesrecht
Telecommunicatierecht
Vervoersrecht (Transportrecht)
Verzekeringsrecht
Vreemdelingenrecht

Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.

Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl