Gratis de volledige en complete tekst van Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-1

Benelux-Regelgeving inzake

merken1

V Memorie van toelichting bij het Protocol

houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet

op de merken van 2 december 1992

1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg

is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden

ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-

Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden

deswege geen aansprakelijkheid.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-2

Memorie van toelichting bij het Protocol

houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet

op de merken van 2 december 1992

I. Algemeen

1. Inleiding

Het onderhavige Protocol tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken

(BMW) betreft in hoofdzaak de volgende vijf onderwerpen:

a) aanpassing aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van

21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten

(89/104/EEG, Pb EG L40);

b) aanpassing aan de in voorbereiding zijnde verordening van de Raad inzake het

Gemeenschapsmerk (zie hiervoor het gewijzigd voorstel van de Commissie van de

Europese Gemeenschappen d.d. 31 augustus 1984, Pb EG C 230);

c) aanpassing aan het Protocol van 27 juni 1989 behorende bij de Overeenkomst van

Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (Tractatenblad 1990,

nr. 44; tevens gepubliceerd in Propriété Industrielle, Revue Mensuelle de l'OMPI,

Genève, 1989, juli/aug. texte 3007);

d) de bestrijding van de namaak van door rechten op een merk beschermde producten;

e) de bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau (BMB) om gedeponeerde merken

vóór inschrijving aan een inhoudelijke toetsing te onderwerpen.

Onderstaand zal in algemene zin op de vijf genoemde onderwerpen worden ingegaan.

2. Aanpassing aan de eerste richtlijn van de EEG betreffende de aanpassing van het

merkenrecht van de Lid-Staten

Bij de voorbereiding van de EG-richtlijn harmonisatie nationaal merkenrecht, die gelijktijdig

werd behandeld met de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk, is regelmatig overleg

gevoerd met geïnteresseerde kringen in de Benelux. Mede aan dit overleg is het te

danken dat enkele belangrijke elementen van het Benelux merkenrecht, zoals die met

betrekking tot de beschermingsomvang van het merk, uiteindelijk op Gemeenschapsniveau

zijn erkend.

Wat de uitvoering van de richtlijn betreft is dankbaar gebruik gemaakt van nader overleg

met geïnteresseerde kringen en de schriftelijke rapporten van hun kant.

De EG-richtlijn harmonisatie nationaal merkenrecht beoogt niet een volledige harmonisatie

van de verschillende merkenwetgevingen van de Lid-Staten maar beperkt zich tot die

onderwerpen die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de werking van de interne markt.

In verband daarmee bevat de richtlijn alleen bepalingen van materieel recht en blijven de

Lid-Staten vrij eigen regels vast te stellen, bijvoorbeeld voor de inschrijvingsprocedure, al

dan niet met een inhoudelijk onderzoek of oppositiemogelijkheid, of voor de nietigheidsof

vervalprocedures. Voorts is de richtlijn beperkt van opzet te noemen in zover de geregelde

materie niet in zijn geheel dwingend is voorgeschreven, maar op enkele plaatsen

keuzes aan de Lid-Staten laat.

Uitgangspunt bij de aanpassing aan de richtlijn is geweest de wet alleen te wijzigen indien

noodzakelijk, dat wil zeggen wanneer het Beneluxrecht niet in overeenstemming is met de

richtlijn dan wel twijfels daarover kunnen bestaan. Dit heeft geleid tot een, vanwege het

relatief jonge en moderne karakter van de BMW, beperkt aantal wijzigingen. Hierbij zij

aangetekend dat een richtlijn niet dwingt tot een systematische en letterlijke aanpassing

van nationale wetgeving maar slechts voorschrijft welk resultaat met de nationale wetgeving

moet worden bereikt.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-3

Onderstaand zal worden ingegaan op de bepalingen van de richtlijn, die niet tot wijziging

van de BMW hebben geleid omdat het merkenrecht in de Beneluxlanden reeds met die

bepalingen overeenstemt. Voor de bepalingen die wel tot een aanpassing van de BMW

nopen zij verwezen naar het artikelsgewijze deel van dit commentaar.

Artikel 2 van de richtlijn, dat betrekking heeft op tekens welke voor bescherming in aanmerking

komen, geeft geen aanleiding tot aanpassing van de BMW. De tekst van dit artikel

komt nagenoeg overeen met artikel 1 van de BMW. Weliswaar vereist artikel 1 van de

BMW anders dan artikel 2 van de richtlijn niet dat tekens voor grafische weergave vatbaar

moeten zijn, in de praktijk moeten tekens wel aan dit vereiste voldoen om voor bescherming

als merk in aanmerking te komen.

Ook artikel 3 van de richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste

lid van dit artikel opgenomen absolute weigerings- of nietigheidsgronden komen ook

voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14, onder A, onder 1,

van de BMW. Het tweede lid van artikel 3 van de richtlijn bevat enkele optionele, dat wil

zeggen ter keuze van de Lid-Staten, weigerings- en nietigheidsgronden. Een daarvan, het

te kwader trouw verrichte depot, is te vinden in artikel 4, onder 6, van de BMW. De overige

optionele weigerings- of nietigheidsgronden zijn niet in de BMW geregeld. Aan opneming

daarvan in het merkenrecht bestaat binnen de landen van de Benelux geen behoefte.

Het derde lid van artikel 3 betreft de zogenaamde inburgering, de omstandigheid dat de

nietigheid van een merk niet kan worden ingeroepen wegens gemis aan onderscheidend

vermogen, wanneer het merk door het gebruik daarvan in de praktijk wel onderscheidend

vermogen heeft verkregen. Uit de jurisprudentie valt op te maken, dat de inburgering reeds

deel uitmaakt van het Benelux-merkenrecht. Er is derhalve geen behoefte het derde lid als

zodanig in de wet op te nemen.

De artikelen 4 tot en met 10 van de richtlijn nopen wel tot aanpassing van de BMW.

Artikel 11 van de richtlijn codificeert het beginsel dat een ouder merk niet kan worden

ingeroepen tegen een conflicterend jonger merk, wanneer dat oudere merk, vanwege het

feit dat het niet gebruikt is, voor vervallenverklaring in aanmerking komt. Artikel 3,

tweede lid, van de BMW brengt ditzelfde beginsel, zij het met andere woorden, reeds tot

uitdrukking. Het oudere merk kan volgens die bepaling in een geschil over de rangorde

van merken alleen worden ingeroepen, indien daaraan rechten zijn verbonden die ten tijde

van het geding gehandhaafd worden. Om die reden heeft artikel 11 van de richtlijn niet

geleid tot aanpassing van de BMW.

Artikel 13 van de richtlijn bevat een regeling die overeenkomt met die van artikel 16,

tweede lid, van de BMW, namelijk dat indien een grond tot weigering van de inschrijving

van een merk dan wel de vervallen- of nietigverklaring daarvan slechts een deel van de

waren of diensten betreft waarvoor het merk is gedeponeerd of is ingeschreven, de weigering

of vervallen- of nietigverklaring alleen op die waren of diensten betrekking heeft.

De artikelen 12, 14 en 15, tweede lid, van de richtlijn geven aanleiding tot aanpassing van

de BMW.

3. Bepalingen inzake Gemeenschapsmerken

In de onder 1 genoemde harmonisatierichtlijn is reeds rekening gehouden met de verordening

inzake het Gemeenschapsmerk. De richtlijn bevat enkele bepalingen betreffende de

verhouding tussen nationale merken en Gemeenschapsmerken. Ofschoon de besprekingen

over de verordening inzake het Gemeenschapsmerk nog niet zijn afgerond, is er voor

gekozen reeds nu in de BMW een regeling op te nemen inzake de verhouding tussen

Gemeenschapsmerken en Benelux-merken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de desbetreffende

bepalingen van de richtlijn en wordt gewaarborgd dat de inwerkingtreding van

de verordening inzake het Gemeenschapsmerk te zijner tijd voor de landen van de Benelux

ongestoord kan verlopen.

De bepalingen van de harmonisatierichtlijn die het Gemeenschapsmerk betreffen zijn:

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-4

artikel 4, lid 2, onder (a), onderdeel (i), betreffende de voorrang van een Gemeenschapsmerk

als ouder recht tegenover een jonger overeenstemmend merk, ingeschreven voor

soortgelijke waren;

artikel 4, lid 2, sub (b), betreffende de voor een Gemeenschapsmerk ingeroepen anciënniteit

van een ouder nationaal merk;

artikel 4, lid 3, betreffende de voorrang van een Gemeenschapsmerk als ouder recht tegenover

een jonger overeenstemmend merk, ingeschreven voor niet soortgelijke waren;

artikel 14 betreffende de nietigheid en het verval van de voor een Gemeenschapsmerk

ingeroepen nationale anciënniteit.

Wat deze bepalingen betreft wordt verwezen naar de toelichting op Hoofdstuk VI van het

onderhavige ontwerp.

Het spreekt vanzelf dat de inwerkingtreding van deze bepalingen gekoppeld wordt aan de

inwerkingtreding van de Verordening.

Voor een goed begrip van bovengenoemde bepalingen van de richtlijn worden hier de

hoofdlijnen van de ontwerpverordening kort weergegeven.

Het ontwerp voorziet in een uniforme regeling van voor de gehele Gemeenschap geldende

merken, Gemeenschapsmerken genaamd. Aanvragen voor een Gemeenschapsmerk kunnen

worden gedeponeerd bij het nog op te richten Gemeenschapsmerkenbureau, dat

ambtshalve een formele controle verricht, gevolgd door een toetsing op basis van de absolute

weigeringsgronden. Deze gronden komen overeen met de dwingend voorgeschreven

weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3 van de richtlijn.

Ook is voorzien in een onderzoek naar mogelijk conflicterende, reeds in het register opgenomen

Gemeenschapsmerken.

Vervolgens wordt de aanvrage gepubliceerd met het oog op de mogelijkheid van oppositie

tegen inschrijving, in te stellen door houders van oudere rechten die zich kunnen beroepen

op relatieve weigeringsgronden die nagenoeg overeenkomen met de relatieve weigeringsof

nietigheidsgronden van artikel 4 van de richtlijn. Zowel tegen beslissingen genomen bij

de ambtshalve toetsing als die genomen in de oppositieprocedure is een interne beroepsgang

bij het Bureau gecreëerd door instelling van een afdeling van beroep. Vervolgens

bestaat de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij het Europese Hof van Justitie. Na

inschrijving van het merk is het mogelijk de nietigheid of het verval van het merk bij het

Bureau in te roepen, wederom met de mogelijkheid van intern beroep bij de afdeling van

beroep. Kwesties van verval of nietigheid kunnen echter ook aan de orde worden gesteld

in het kader van door de houders van Gemeenschapsmerken ingestelde inbreukacties bij de

nationale rechterlijke instanties die tot kennisneming daarvan bevoegd zijn verklaard.

Definitieve aanvaarding van het nieuwe merkensysteem van de Gemeenschap wordt met

name nog bemoeilijkt door problemen rond de keuze van de vestigingsplaats van het

Bureau, het toepasselijke talenregime en kwesties van financiële aard.

4. Het Protocol van 27 juni 1989 behorende bij de Overeenkomst van Madrid betreffende

de internationale inschrijving van merken, verder aan te duiden als Protocol van

Madrid

Ofschoon ook dit instrument nog niet in werking is getreden, is het gewenst nu reeds met

de toekomstige situatie met betrekking tot internationale inschrijvingen rekening te houden

in de BMW. Te verwachten is dat inwerkingtreding zal plaats vinden over slechts

enkele jaren.

Het Protocol van Madrid heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt beoogd het systeem

van internationale inschrijving te koppelen aan het toekomstig EG-merkenstelsel. In de

eerste plaats door het mogelijk te maken de Gemeenschap als zodanig aan te wijzen als territoir

waarvoor bescherming wordt verlangd. In tweede plaats door de houder van een

Gemeenschapsmerk de mogelijkheid te bieden internationale bescherming te zoeken in

landen buiten de Gemeenschap. Anderzijds is het doel, door enkele veranderingen in het

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-5

systeem van internationale inschrijving de procedure aantrekkelijk te maken voor landen,

vooral die van de Gemeenschap, die tot nu toe niet hebben deelgenomen.

Kort samengevat gaat het om de volgende veranderingen. Anders dan volgens de Overeenkomst

van Madrid is het niet meer nodig de internationale aanvrage op een merkinschrijving

in het land van oorsprong te baseren. Ingevolge het Protocol van Madrid kan, met het

oog op een spoedige internationale bescherming, een internationale aanvrage worden

gebaseerd op een aangevraagd merk in het land van oorsprong. Deze vernieuwing bleek

noodzakelijk voor aangevraagde merken in landen die een langdurige inschrijvingsprocedure

kennen.

Voorts is een wijziging aangebracht in de termijn binnen welke landen waarvoor bescherming

wordt gevraagd verplicht zijn de gronden bekend te maken waarop de bescherming

kan worden geweigerd. In het systeem van de Overeenkomst van Madrid is deze termijn

twaalf maanden; het Protocol van Madrid kent een termijn van achttien maanden die voldoende

is voor de ambtshalve toetsing van vormvoorschriften en absolute en relatieve weigeringsgronden.

Daarenboven kunnen voor landen waar een oppositieprocedure is

voorzien, binnengekomen opposities zelfs nog na die achttien maanden worden bekendgemaakt

als eventuele weigeringsgronden.

Ook is een vernieuwing aangebracht op het gebied van de taxen. In het huidige systeem

wordt per land waarvoor bescherming wordt gevraagd een uniforme, vrij lage taxe betaald,

waarvan het totaal per jaar volgens een bepaalde sleutel over die aangewezen landen wordt

verdeeld. Om te voorkomen dat nieuw toetredende landen via het internationale systeem

aanzienlijk minder taxen zouden ontvangen dan via de gebruikelijke nationale indiening,

voorziet het Protocol van Madrid in de mogelijkheid dat landen voor elk verzoek om

bescherming een zogenaamde individuele taxe vragen, waarvan de hoogte vergelijkbaar is

met die van de nationale taxe.

Een vierde vernieuwing is de invoering van de mogelijkheid van omzetting van een internationale

inschrijving volgens het Protocol van Madrid in nationale aanvragen. Met name

kan dit van belang zijn wanneer de aanvrage of inschrijving in het land van oorsprong

wordt doorgehaald. De internationale inschrijving verliest namelijk zijn effect wanneer in

de periode van vijf jaar na de datum van de inschrijving, de aanvrage of inschrijving in het

land van oorsprong wordt doorgehaald. De voormalige houder van de inschrijving kan,

met behoud van de datum van de internationale aanvrage, omzetting van de inschrijving

bereiken in nationale aanvragen in zoveel landen als waarvoor bescherming bestond.

Tenslotte kan hier nog melding gemaakt worden van de bepaling in het Protocol van

Madrid, waarbij voor vele jaren na inwerkingtreding, de toestand met betrekking tot de

landen die voor de inwerkingtreding van het Protocol van Madrid deelnemen aan het

bestaande systeem van de Overeenkomst van Madrid, niet wordt gewijzigd door het Protocol

van Madrid. Dit heeft tot gevolg dat in de verhouding tussen die landen alleen de Overeenkomst

van Madrid wordt toegepast en dat in de verhouding tussen deze landen en

nieuwe “Protocol-landen” alsmede tussen de “Protocol-landen” onderling het Protocol van

Madrid wordt toegepast.

Een enkele nadere toelichting zal gegeven worden bij artikel 7 en het nieuwe hoofdstuk

VII van het onderhavige Protocol.

De desbetreffende bepalingen van de BMW zullen pas in werking treden nadat het Protocol

van Madrid voor de landen van de Benelux van kracht is geworden.

5. De bestrijding van namaak van door merken beschermde waren en diensten

In het afgelopen decennium deed zich steeds meer de behoefte gevoelen de moedwillige

namaak van merkartikelen te bestrijden. Te constateren viel dat dit verschijnsel, veelal

aangeduid als merkenpiraterij, hand over hand toenam. De eerste vormen van merkenpiraterij

manifesteerden zich ten aanzien van gebruiksartikelen zoals kleding, horloges en

sportartikelen. Het waren vooral de gerenommeerde en daarmee vaak de exclusieve merken,

die gevoelig voor piraterij bleken. De hoge kosten die voor de merkhouder gepaard

gaan met het creëren en beschermen van die exclusiviteit, betekenen automatisch een relatief

zeer grote winstmarge voor piraten die immers parasiteren op de inspanningen van de

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-6

merkhouder. Ook buiten de sfeer van de luxe-artikelen doet het verschijnsel piraterij zich

voor. Het kan daarbij gaan om activiteiten die een gevaar voor de veiligheid of de volksgezondheid

vormen, zoals de namaak van vliegtuig- en auto-onderdelen, pacemakers, remvloeistof,

bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen.

Merkhouders schatten de schade die zij ten gevolge van merkenpiraterij lijden op ongeveer

5% van hun omzet. Het valt derhalve niet moeilijk in te zien dat het mondiaal gezien om

zeer grote bedragen gaat. In toenemende mate wordt de merkenpiraterij grootschalig en

goed georganiseerd bedreven, waarbij soms grote internationale netwerken worden opgebouwd.

Merkhouders ondervinden grote moeite om hun rechten adequaat te handhaven.

Een van de manco's die de industrie ervaart is het gebrek aan mogelijkheden om in rechte

effectief tegen piraterij op te treden. Een vergelijkbare problematiek doet zich voor ten

aanzien van producten die zijn beschermd door rechten op een tekening of model.

Deze ontwikkelingen zijn voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanleiding

geweest om in de nationale wetgeving bepalingen op te nemen ter bestrijding van de

namaak van producten beschermd door rechten op een merk of op een tekening of model.

Voor het wetsvoorstel terzake zij verwezen naar de kamerstukken van de Tweede Kamer,

1989/90 21 641, nrs. 1 en volgende. De bepalingen van dit wetsvoorstel zijn ontleend aan

het rapport van een in Nederland ingestelde ambtelijke werkgroep, welke tot taak had om

de problematiek van de piraterij met door industriële eigendomsrechten beschermde producten

te onderzoeken en voorstellen te doen voor maatregelen welke daartegen door de

overheid zouden kunnen worden getroffen. Het rapport van deze werkgroep, getiteld Piraterij

van producten beschermd door rechten van industriële eigendom, is in oktober 1985

gepubliceerd door de Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. Na uitvoerig ambtelijk overleg tussen

de regeringen van de drie landen van de Benelux en consultatie van belanghebbenden

is besloten om de door genoemde werkgroep voorgestelde wettelijke maatregelen ter

bestrijding van de piraterij met door merkenrechten beschermde producten in de BMW op

te nemen.

Het overleg heeft ertoe geleid, dat op enkele punten de redactie van de in het Protocol

opgenomen bepalingen afwijkt van de door genoemde werkgroep voorgestelde teksten.

In dit Protocol zijn bepalingen opgenomen, die het arsenaal aan juridische mogelijkheden

voor merkhouders om piraterij te bestrijden en te voorkomen, uitbreiden. Deze bepalingen

zijn opgenomen in de artikelen 13 en 13 bis van de BMW. In de eerste plaats wordt het de

merkhouder mogelijk gemaakt om naast of in plaats van vergoeding van geleden schade

een veroordeling tot het afdragen van onrechtmatig genoten winst te vorderen. In de

tweede plaats krijgt de merkhouder de bevoegdheid om inbreukmakende goederen alsmede

productiemiddelen die bij de vervaardiging van die goederen zijn gebruikt als zijn

eigendom op te vorderen of de vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen.

Deze bevoegdheid bestaat ook ten aanzien van gelden, waarvan aannemelijk is gemaakt

dat zij als gevolg van inbreuk zijn verkregen. Deze bevoegdheid stelt de merkhouder

tevens in staat om direct beslag te leggen, waardoor voorkomen kan worden dat de

inbreukmaker de desbetreffende goederen of gelden buiten bereik van de rechthebbende

brengt. Genoemde vorderingen komen niet voor toewijzing in aanmerking in het geval niet

is vastgesteld, dat de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Op deze wijze wordt voorkomen

dat deze vorderingen ook worden ingezet in gevallen van niet opzettelijke inbreuk, die zich

in het economisch verkeer tussen concurrenten kunnen voordoen. In de derde plaats krijgt

de merkhouder de bevoegdheid te vorderen, dat de inbreukmaker verplicht wordt om

informatie te verschaffen over de herkomst van de inbreukmakende goederen. Hierdoor

wordt de merkhouder in staat gesteld om eerdere schakels in het productie- en distributieproces

te achterhalen. Deze bepaling is van nut omdat de bestrijding van piraterij effectiever

zal zijn naarmate dichter bij de bron kan worden opgetreden.

Tenslotte zij vermeld, dat bovengenoemde bepalingen onverlet laten dat de merkenpiraterij

ook langs andere wegen bestreden kan worden. Te denken valt hierbij aan maatregelen

om gepirateerde producten aan de grens op te houden en strafrechtelijke vervolging van

opzettelijke piraterij. Deze middelen vloeien voort uit het nationale recht van ieder van de

Beneluxlanden dan wel uit regelgeving van de Europese Economische Gemeenschap.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-7

6. Bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau om gedeponeerde merken ambtshalve

inhoudelijk te toetsen.

In het begin van de jaren tachtig heeft de Beneluxvereniging van merken- en modellengemachtigden

(BMM), thans Benelux-vereniging voor merken- en modellenrecht geheten,

voorstellen gedaan tot wijziging van de BMW, die onder meer gericht waren op invoering

van een inhoudelijke toetsing door het BMB van depots aan de zogenaamde absolute nietigheidsgronden

en op invoering van een oppositieprocedure bij het BMB waarbij houders

van ingeschreven merken bezwaar zouden kunnen maken tegen inschrijving van jongere

depots die mogelijk met bestaande rechten zouden conflicteren. Toen aanvankelijk deze

voorstellen ook door het bedrijfsleven in de Benelux leken te worden ondersteund, hebben

de regeringen van de landen van de Benelux hierop gerichte wetsteksten ontwikkeld die

aan het eind van de jaren tachtig aan de geïnteresseerde kringen zijn voorgelegd. Bij die

gelegenheid echter bleek met name over de invoering van een oppositieprocedure een zo

groot verschil van mening te bestaan onder de betrokken vertegenwoordigers van bedrijfsleven

en merkengemachtigden dat in het onderhavige Protocol geen bepalingen zijn opgenomen

met betrekking tot deze primair in het belang van het bedrijfsleven ontworpen

procedure. Om de navolgende redenen zijn wel bepalingen voorzien met het oog op een

inhoudelijke toetsing van depots, ambtshalve uit te voeren door het BMB.

Een van de voornaamste oogmerken van de BMW was een systeem te bieden volgens hetwelk

er geen merkrechten kunnen zijn waarvan het bestaan niet blijkt uit het door het

BMB gehouden register. In dit opzicht is de wet geslaagd en valt er bij de geïnteresseerde

kringen tevredenheid te constateren.

Het is echter gebleken dat met het gekozen systeem het beoogde doel - de informatie over

mogelijk bestaande rechten - in zoverre voorbij is geschoten dat het merkenregister een

aantal tekens bevat die ieder onderscheidend vermogen missen, tekens die zijn gedeponeerd

voor waren of diensten voor welke het gebruik van het merk evident tot misleiding

van het publiek zou leiden of tekens die anderzins geen merk kunnen of mogen zijn.

Deposanten van deze in enig opzicht ondeugdelijke en ongeoorloofde merken zijn kennelijk

niet op de hoogte van de gebreken die hun depots vertonen. Over de formele gebreken

worden zij door het BMB ingelicht, hetgeen na eventuele regularisering leidt tot inschrijving

van het merk, waarvan hen een bewijs wordt gestuurd. Bij een dergelijke gang van

zaken kan het zijn dat de deposant, die immers niet is geïnformeerd over eventuele inhoudelijke

gebreken, ten onrechte in de veronderstelling verkeert dat hij over een geldig recht

beschikt dat hij meent aan derden te kunnen tegenwerpen. Indien de deposant tot dit laatste

overgaat, kan de aangesproken derde op zijn beurt eveneens in verwarring worden

gebracht. Dit geldt evenzeer indien een derde afgaat op in het merkenregister ingeschreven

merken. Aan dergelijke ongewenste situaties die zich met name voordoen bij kleinere en

middelgrote bedrijven die zich niet of in onvoldoende mate laten adviseren door vakbekwame

merkenrecht specialisten kan op eenvoudige wijze door de controle van het Bureau

een eind worden gemaakt. Dit probleem speelt minder bij de grotere bedrijven die ofwel

zelf over merkendeskundigen beschikken ofwel de traditie kennen zich door vakbekwame

specialisten te laten bijstaan.

Een ander negatief aspect van het ontbreken van enige inhoudelijke controle door het

Bureau is het feit dat ook de absoluut ontoelaatbare merken betrokken worden bij de vrijwillige

en verplichte onderzoeken van het Bureau naar bestaande inschrijvingen. Ook hier

is het mogelijk, vooral wanneer de ontvanger van het onderzoeksrapport niet ter zake kundig

is of zich niet vakkundig laat adviseren, dat hij ten onrechte meent dat het bij deze in

het onderzoeksrapport voorkomende van waarde verstoken merken gaat om valide rechten

waarmee hij dus rekening moet houden.

Bovendien wordt erop gewezen dat in alle overige lidstaten van de EEG, met uitzondering

van Italië, depots inhoudelijk op absolute gronden worden getoetst, terwijl ook daarbuiten

bijv. in Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Oostenrijk deze controle als een taak van de

overheid wordt gezien. Ook de ontwerp-verordening inzake het Gemeenschapsmerk voorziet

in de ambtshalve toetsing en de mogelijkheid tot weigering van inschrijving. Voorts

zal de invoering van een ambtshalve toetsing met inbegrip van een gecentraliseerde

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-8

beroepsmogelijkheid bijdragen tot een grotere duidelijkheid ten aanzien van de criteria van

deugdelijkheid en geoorloofdheid.

Een belangrijk argument voor invoering van de procedure is ook dat hiermee een versoepeling

van de internationale inschrijvingsprocedure volgens de Overeenkomst van Madrid

kan worden bereikt. Een onderzoek door het BMB heeft uitgewezen dat in een belangrijk

aantal gevallen internationale merken gebaseerd op Benelux inschrijvingen worden geweigerd

in het buitenland wegens gemis aan onderscheidend vermogen of wegens misleidend

karakter. In dit opzicht kan de prealabele toetsing op deze gronden door het BMB in voorkomende

gevallen tot een kostenbesparing voor de deposant aanleiding geven en teleurstellingen

voorkomen.

Het bovenstaande maakt de wenselijkheid duidelijk om het register betrouwbaarder te

maken en de rechtszekerheid voor deposanten en derden te bevorderen. Hiertoe voorziet

het Protocol in de verlening aan het BMB van de bevoegdheid zowel Benelux als internationale

depots aan de genoemde absolute eisen te toetsen en bij negatieve bevinding de

aanvrager uit te nodigen de geconstateerde bezwaren op te heffen dan wel de inschrijving

te weigeren met vervolgens de mogelijkheid voor deposanten van de eventuele weigering

in beroep te gaan bij de burgerlijke rechter.

Het valt niet te ontkennen dat met de onderhavige toetsing slechts tot op zekere hoogte de

betrouwbaarheid van het register wordt bevorderd. Voorzover door belanghebbenden geen

actie wordt ondernomen, blijven in het register mogelijk met elkaar conflicterende merken

voorkomen en ook merken die door ontbreken van gebruik als vervallen moeten worden

beschouwd. Het signaleren van dergelijke onvolkomenheden in het register ligt meer op de

weg van de belanghebbenden in het bedrijfsleven. Het algemeen belang wordt echter

gediend met toetsing door het BMB op absolute nietigheidsgronden.

Naar verwachting zal de inhoudelijke toetsing geen aanleiding geven tot een structurele,

aan deposanten door te berekenen kostenverhoging. Enerzijds zal de nieuwe taak van het

BMB door een aangepaste organisatie van de administratie nauwelijks een verzwaring

opleveren, terwijl anderzijds buitenlandse ervaring leert dat naarmate de praktijk zich ontwikkelt

en duidelijkheid wordt verkregen over de door het BMB gehanteerde normen, het

aantal regularisaties en weigeringen een zeer laag niveau bereikt.

Mede gezien de door geïnteresseerde kringen reeds gemaakte opmerkingen, zal het nog in

richtlijnen vast te leggen toetsingsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid moeten

zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij

het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen

dan wel te weigeren. Het spreekt vanzelf dat de toetsing binnen de grenzen zal blijven

die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux Gerechtshof,

zijn getrokken.

II. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

A. Volgens artikel 6, lid 1, van de richtlijn heeft de merkhouder niet het recht een ander

te verbieden in het economisch verkeer gebruik te maken van onder meer diens naam en

adres voorzover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Deze beperking

van het recht van de merkhouder wordt opgenomen in artikel 13 (zie bij de toelichting op

onderdeel L) en heeft tot gevolg dat de enigszins anders geformuleerde beperking met

betrekking tot een gebruik van geslachtsnamen in de tweede alinea van artikel 2 kan vervallen.

B. In artikel 3, lid 1, is de aanduiding van de Overeenkomst van Madrid aangepast aan

de thans geldende benaming.

Artikel 4, lid 1, onder a en b, van de richtlijn geeft meer in detail aan hetgeen thans reeds in

artikel 3, lid 2, onder a, van de wet is geregeld. De nieuwe formulering van artikel 3, lid 2,

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-9

onder a en b, is ontleend aan artikel 4, lid 1, van de richtlijn. Een overeenkomstige formulering

is opgenomen in artikel 13, lid 1, onder a en b, van de wet. Voor de betekenis van

deze wijziging zij verwezen naar de toelichting op de wijziging van artikel 13 (zie onder

L).

Het huidige artikel 3, lid 2, bepaalt tevens dat bij de beoordeling van rangorde ook rekening

wordt gehouden met rechten op overeenstemmende collectieve merken, ongeacht de

waren waarvoor deze werden gedeponeerd. Deze bepaling stemt overeen met artikel 26,

lid 2, op grond waarvan de houder van het collectieve merk zich kan verzetten tegen het

gebruik van een overeenstemmend teken, ongeacht de waren waarvoor dit gebruik plaatsvindt.

Beide bepalingen zijn destijds ingegeven door de specifieke waarborgfunctie van

het collectieve merk. Voor individuele merken geldt op grond van het huidige artikel 3, lid

2, onder a, dat zij alleen ingeroepen kunnen worden tegen overeenstemmende merken voor

soortgelijke waren.

Op grond van artikel 5 van de richtlijn moet de ruimere beschermingsomvang van artikel

26, lid 2, met betrekking tot het collectieve merk verdwijnen. Wat betreft de beschermingsomvang

maakt de richtlijn geen onderscheid tussen individuele en collectieve merken.

In verband daarmee is het huidige onderdeel b van artikel 3, lid 2, geschrapt en is

onderdeel a uitgebreid tot collectieve merken.

Artikel 4, lid 3, van de richtlijn verplicht de Lid-Staten van de Benelux rekening te houden

met het bestaan van Gemeenschapsmerken (zie de toelichting bij onderdeel V) die in rangorde

komen vóór overeenstemmende Beneluxmerken, ingeschreven voor waren of diensten

die niet soortgelijk zijn aan die van het oudere Gemeenschapsmerk. Een ouder

Gemeenschapsmerk dat bekendheid geniet in de Gemeenschap kan in dat geval tegen een

jonger nationaal merk worden ingeroepen, indien door het gebruik van het jongere merk,

zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt

gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk.

Artikel 4, lid 4, onder a, van de richtlijn biedt Lid-Staten de mogelijkheid een overeenkomstige

bepaling op te nemen voor bekende nationale merken. Van deze optie is

gebruik gemaakt in het nieuwe onderdeel “c” van artikel 3, lid 2. Hierbij heeft een belangrijke

rol gespeeld, dat het onwenselijk is dat in de toekomst bekende Gemeenschapsmerken

beter beschermd worden tegen overeenstemmende jongere merken dan bekende

Beneluxmerken.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het begrip bekend merk niet verward mag worden

met het begrip algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het verdrag van

Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.

C. Zoals reeds vermeld in het algemeen gedeelte van dit commentaar bevat het Protocol

bepalingen betreffende een inhoudelijke toetsing van merken door het Benelux Merkenbureau

(zie onderdeel F) met de mogelijkheid voor deposanten tegen beslissingen van het

BMB op dit punt in beroep te gaan bij de burgerlijke rechter. Een onherroepelijke beslissing

het depot geheel of gedeeltelijk niet in te schrijven komt neer op gehele of gedeeltelijke

nietigheid van het depot en staat dus rechtsverkrijging in de weg. In verband hiermee

moet artikel 4 worden aangevuld met een verwijzing naar de twee bepalingen betreffende

de ambtshalve toetsing, te weten de artikelen 6bis en 6ter, die evenals artikel 14 nadere

In verband met de wijziging van artikel 3, lid 2, waarbij het collectieve merk in de rangordebepaling

gelijk is gesteld met het individuele merk is het wenselijk onderdeel 3 van artikel

4 eveneens aan te passen. In de nieuwe tekst van onderdeel 3 worden de houders van

collectieve merken gedurende drie jaren na het verval van hun rechten alleen nog

beschermd tegen overeenstemmende merken voor soortgelijke waren of diensten. Met

deze wijziging wordt toepassing gegeven aan de optionele aanvullende nietigheidsgrond

van artikel 4, lid 4, onder d, van de richtlijn.

Een derde wijziging van artikel 4 vloeit voort uit artikel 4, lid 4, onder f, van de richtlijn,

op grond waarvan de Lid-Staten met betrekking tot vervallen individuele merken kunnen

bepalen, dat deze nog gedurende een termijn van twee jaren na verval kunnen worden

tegengeworpen aan een jonger overeenstemmend merk dat voor soortgelijke waren of

diensten is ingeschreven.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-10

Tenslotte is in verband met de wijziging van artikel 5 de verwijzing naar dit artikel in

onderdeel 4 van artikel 4 anders geredigeerd.

D. In artikel 5 is in verband met artikel 12 van de richtlijn een onderscheid gemaakt tussen

enerzijds vervalgronden die van rechtswege werken (lid 1) en anderzijds vervalgronden

die, met inachtneming van artikel 14, onder C, (zie onderdeel N), door de rechter

kunnen worden toegepast (lid 2). De verwijzing in het tweede lid naar artikel 14, onder C,

analoog aan de aanhef van artikel 4, is met name van belang omdat het inroepen van het

verval van een merkrecht op grond van niet-gebruik niet meer in alle gevallen mogelijk is

(zie hiervoor de toelichting bij onderdeel N).

Voorts is artikel 5 in de leden 2 en 3 aangevuld met bepalingen van de richtlijn. In lid 2,

onder a, is op grond van de artikelen 10, lid 1 en 12, lid 1, van de richtlijn een algemeen

geldende non usus termijn van 5 jaar opgenomen, lopend vanaf de inschrijving dan wel

vanaf een later tijdstip, na het verstrijken waarvan het niet gebruikte merk vervallen kan

worden verklaard. In lid 3 wordt in navolging van artikel 10 van de richtlijn een opsomming

gegeven van handelingen die voor de toepassing van het tweede lid, onder a, worden

beschouwd als gebruik van het merk. Dit betreft:

a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het

onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm, waarin het is ingeschreven, wordt

gewijzigd;

b. het aanbrengen van het merk op waren of verpakking daarvan, uitsluitend met het oog

op uitvoer;

en

c. het gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder.

In lid 2, onder a, dat overeenkomt met het huidige lid 3 van artikel 5, is geen bepaling

meer opgenomen betreffende de verdeling van de bewijslast ten aanzien van niet-gebruik

van het merk, in het geval het in een geding gestelde niet-gebruik heeft plaatsgevonden in

een tijdvak, dat meer dan zes jaren voor het uitbrengen van de dagvaarding ligt. Deze

bepaling is thans overbodig.

Lid 2, onder b, komt nagenoeg overeen met het huidige onderdeel 4 en is voor alle duidelijkheid

aangevuld met het voorschrift dat ook door nalatigheid van de merkhouder een

merk tot soortnaam kan verworden (zie artikel 12, lid 2, onder a, van de richtlijn). Lid 2,

onder c, tenslotte bevat een nieuwe vervalgrond die is voorgeschreven door de richtlijn in

artikel 12, lid 2, onder b,: “voorzover het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt

gemaakt, voor de waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met

name omtrent de aard, de hoedanigheid of de geografische herkomst van deze waren”.

E. De wijzigingen in artikel 6 berusten op de introductie van een inhoudelijke toetsing

van depots door het BMB, op de wens de inschrijvingsprocedure te verduidelijken en te

vereenvoudigen en op de wens het thans in het uitvoeringsreglement voorgeschreven

onderzoek naar eerdere inschrijvingen in de wet zelf vast te leggen.

Onderdeel A, lid 1, betreft de formele controle door het BMB of de nationale dienst waar

het depot is verricht, op in het uitvoeringsreglement nader vast te stellen vereisten waaraan

moet zijn voldaan voor het toekennen van een depotdatum. Indien aan deze zogenaamde

minimale vereisten is voldaan wordt de datum van het depot vastgesteld: de datum van

ontvangst van de stukken. Indien aan de vereisten niet is voldaan kan geen depotdatum

worden vastgesteld. De deposant kan de hem meegedeelde formele gebreken herstellen,

waarna de datum van depot wordt vastgesteld op de dag waarop alsnog aan de minimale

vereisten wordt voldaan. Wanneer de gebreken niet worden opgeheven worden de overgelegde

stukken niet als een depot beschouwd.

Onderdeel A, lid 2, betreft het onderzoek naar de bij uitvoeringsreglement vast te stellen

overige vormvereisten. Het niet voldoen aan deze vereisten is niet van invloed op het vaststellen

van de depotdatum. Indien gebreken zijn geconstateerd kan alsnog op uitnodiging

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-11

van het Bureau of de betrokken nationale dienst binnen een bepaalde termijn aan de eisen

worden voldaan. Wordt het depot niet geregulariseerd, dan vervalt het ingevolge onderdeel

A, lid 3.

In het vierde lid van onderdeel A is verder bepaald dat de nationale diensten die depots

ontvangen deze, nadat is vastgesteld dat ze aan de gestelde vereisten voldoen, doorsturen

naar het BMB.

Tenslotte kan wat het bepaalde onder A betreft worden opgemerkt, dat in afwijking van

het huidige artikel 6, onder A, er geen sprake meer is van het opmaken van een akte van

depot. In de praktijk van het BMB en de nationale diensten wordt deze handeling als overbodig

ervaren.

Het huidige onderdeel B van artikel 6 voorziet in de mogelijkheid door uitvoeringsbepalingen

het onderzoek naar eerdere inschrijvingen door het BMB als verplichte stap in de procedure

op te nemen. Vanaf 1976 tot op heden wordt dit onderzoek door het reglement

verplicht gesteld. Aangezien de voornaamste stappen in de inschrijvingsprocedure in de

wet dienen te worden geregeld en alleen nadere detaillering aan het reglement dient te

worden overgelaten, is het thans aangewezen het beginsel van het onderzoek in de wet zelf

vast te leggen en niet meer te delegeren aan het uitvoeringsreglement. De praktijk zal hierdoor

niet veranderen.

Ten opzichte van de huidige regeling is een in de praktijk wenselijk gebleken wijziging in

het systeem aangebracht door in onderdeel B, onder a, te bepalen, dat niet alleen een reeds

verricht onderzoek voor de ontvankelijkheid van het depot voldoende is maar ook een binnen

drie aan het depot voorafgaande maanden bij het Bureau ingediend verzoek tot het

instellen van een onderzoek.

Onderdeel C treedt in de plaats van het huidige onderdeel C, dat gezien de inhoudelijke

toetsing van depots door het BMB is geschrapt. De toetsing houdt immers in dat er wel een

onderzoek plaatsvindt naar de inhoud van het depot, waarvan de uitkomst de deposant kan

worden tegengeworpen.

In het nieuwe onderdeel C zijn elementen van het huidige artikel 6, onder B, tweede alinea

en artikel 8, eerste alinea, opgenomen.

Anders dan in het huidige artikel 6, onder B, wordt niet meer gerefereerd aan de akte van

depot en de daarmee samenhangende aspecten. Volstaan is met te bepalen dat het Beneluxdepot

na de handhavingsverklaring naar aanleiding van het onderzoek naar eerdere

inschrijvingen wordt ingeschreven en dat aan de deposant een bewijs van inschrijving

wordt verstrekt. Een en ander met inachtneming van het nieuwe artikel 6bis, op grond

waarvan het BMB de inschrijving van het depot kan weigeren.

Onderdeel D ten slotte komt overeen met het huidige onderdeel D, met dien verstande dat

niet meer naar de akte van depot wordt verwezen.

F. De artikelen 6bis en 6ter betreffen de inhoudelijke toetsing van depots door het

BMB.

Lid 1 van artikel 6bis geeft aan aan welke gronden door het BMB zal worden getoetst. De

toetsingsgronden zijn ontleend aan artikel 14, onder A. Het BMB kan de inschrijving van

een depot weigeren, indien het gedeponeerde merk elk onderscheidend kenmerk mist of

uitsluitend beschrijvend van aard is (lid 1, onder a) dan wel in strijd is met de openbare

orde of goede zeden of indien het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek kan

leiden (lid 1, onder b).

Overeenkomstig het huidige artikel 16 is in het tweede lid van artikel 6bis bepaald, dat de

weigering in te schrijven het teken dat een merk vormt in zijn geheel moet betreffen, maar

wel beperkt kan zijn tot een of meer van de waren of diensten, waarvoor het merk is gedeponeerd.

Ingevolge het derde lid gaat het BMB, ingeval een van deze absolute nietigheidsgronden

aanwezig wordt geacht, over tot een gemotiveerde kennisgeving daarvan aan de deposant

die in de gelegenheid wordt gesteld te antwoorden.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-12

Indien na het antwoord van de deposant of bij ontbreken van enige reactie er nog steeds

bezwaren bestaan, volgt de gemotiveerde gehele of gedeeltelijke weigering het depot in te

schrijven, waarbij de deposant tevens op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid de

zaak aan de rechter voor te leggen, een en ander overeenkomstig het vierde lid.

In het vijfde lid wordt de definitieve beslissing van het Bureau het depot niet in te schrijven,

gelijk gesteld met nietigheid van het depot. De nietigheid gaat eerst in vanaf het

moment dat de beslissing van het BMB onherroepelijk is geworden. Hiervan is sprake

indien de deposant de beroepstermijn ongebruikt heeft laten verstrijken dan wel wanneer

het in artikel 6ter bedoelde verzoek door de rechter is afgewezen.

Het nieuwe artikel 6ter voorziet in een verzoekschriftprocedure bij de drie aldaar

genoemde beroepsinstanties in de Benelux teneinde een oordeel van de rechter te verkrijgen

over beslissingen van het BMB, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven. De

aanvrager dient daartoe een verzoek om een bevel tot inschrijving van het depot in te dienen.

Om het aantal rechtsgangen te beperken zijn niet de rechtbanken aangewezen, maar

slechts de drie Hoven in Brussel, Den Haag en Luxemburg.

G. In artikel 7 wordt vastgesteld dat de term “internationale depots” in de BMW zowel

op depots krachtens de Overeenkomst van Madrid als depots krachtens het Protocol bij de

Overeenkomst van Madrid betrekking heeft. Daarmee worden internationale inschrijvingen

krachtens het Protocol van Madrid onder de toepassing van de BMW gebracht.

Artikel 49 (zie onderdeel W) leidt ertoe dat alle overige bepalingen in de BMW inzake

internationale depots van overeenkomstige toepassing zijn op internationale depots ingevolge

het genoemde Protocol.

Het huidige artikel 7 biedt de wettelijke grondslag voor de heffing door het BMB van de

nationale rechten, bedoeld in artikel 8 (1) van de Overeenkomst van Madrid. Artikel 7 is in

het onderhavige Protocol aangevuld met een overeenkomstige grondslag voor de heffing

van een nationaal recht ingevolge artikel 8 (1) van het genoemde Protocol van Madrid.

Daarnaast wordt nu ook een wettelijke basis gegeven voor de mogelijkheid dat het BMB

individuele rechten gaat heffen, bedoeld in artikel 8 (7) (a) van het Protocol van Madrid.

Deze wijziging leidt ertoe dat dit individuele recht kan worden aangemerkt als een recht

“geïnd op grond van de eenvormige wet” in de zin van artikel 6 van het Benelux-Verdrag

inzake de merken.

H. In de nieuwe opzet is artikel 8 beperkt tot de inschrijvingsprocedure in de Benelux

van internationale merken, die worden behandeld volgens de Overeenkomst van Madrid

en ingevolge artikel 49 volgens het daarbij behorende Protocol. De inschrijvingsprocedure

betreffende Beneluxdepots wordt immers thans in hoofdzaak geregeld in de artikelen 6,

6bis, en 6ter.

Het eerste lid van artikel 8 bepaalt, in enigszins andere bewoordingen, hetgeen is opgenomen

in het huidige artikel 8, lid 1, ten aanzien van internationale depots, te weten dat het

BMB de internationale depots ten aanzien waarvan verzocht is de bescherming uit te strekken

tot het Beneluxgebied inschrijft.

Voorts wordt in het eerste lid bepaald, dat de internationale depots aan een inhoudelijke

toetsing worden onderworpen, evenals dit het geval is met Beneluxdepots en wel door artikel

6bis, eerste en tweede lid, van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Het tweede lid geeft, analoog aan het derde lid van artikel 6bis, de procedure aan die

gevolgd wordt indien het BMB van oordeel is dat absolute weigeringsgronden inschrijving

in de weg staan.

Overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid en het daarbij behorende

Protocol, moeten de door het BMB bij de toetsing aan de absolute nietigheidsgronden

geconstateerde bezwaren binnen respectievelijk één jaar (Overeenkomst van Madrid) en

anderhalf jaar (Protocol van Madrid) na de internationale inschrijving aan het Internationale

Bureau te Genève worden meegedeeld door middel van een gehele of gedeeltelijke,

voorlopige of definitieve weigering van de bescherming.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-13

Daarna kan de deposant, op nader in het uitvoeringsreglement te bepalen wijze, antwoorden

op de weigering. Worden de bezwaren door de deposant niet opgeheven, dan volgt -

door de van overeenkomstige toepassingsverklaring van artikel 6bis, vierde lid - de mededeling

aan de deposant van de uiteindelijke beslissing van het BMB de bescherming te

weigeren en niet over te gaan tot inschrijving, eveneens met vermelding van de beschikbare

rechtsmiddelen.

Het derde lid voorziet erin dat inzake internationale depots ten aanzien waarvan de

bescherming is geweigerd de reeds genoemde verzoekschriftprocedure kan plaatsvinden,

waarbij vanzelfsprekend een enigszins andere competentieregeling is vastgesteld dan ten

aanzien van Beneluxdepots.

Tenslotte bepaalt het vierde lid dat van uiteindelijke, niet meer voor beroep openstaande,

beslissingen ten aanzien van internationale depots die het onderwerp van een weigeringsprocedure

zijn geweest, het Internationale Bureau te Genève op de hoogte wordt gebracht.

Dit kunnen zijn de niet beroepen beslissingen van het BMB dan wel de uitkomsten van de

verzoekschriftprocedures.

De tweede en derde alinea van het huidige artikel 8 inzake de wettelijke datum van

inschrijving en de eventuele vermelding van datum en grondslag van de voorrang zijn als

overbodig komen te vervallen. Uit het systeem van de BMW en van de Overeenkomst van

Madrid vloeit zonder meer voort, dat het depot waaraan een datum is toegekend rechtsscheppend

is. Voorts spreekt het vanzelf dat de inschrijving naast andere gegevens de

datum en grondslag van een ingeroepen voorrang vermeldt.

I. In verband met de vastlegging van het onderzoek naar eerdere inschrijvingen van

Benelux- en internationale depots in de wet zelve, zijn in artikel 9, tweede alinea, de woorden

“in voorkomende gevallen” niet meer op hun plaats en derhalve geschrapt.

J. In artikel 10 zijn enkele wijzigingen van praktische aard aangebracht. In de vierde

alinea is het vaak te streng geachte systeem van vernieuwing van de inschrijving enigszins

versoepeld. Gehandhaafd is het huidige voorschrift dat vernieuwing moet worden verzocht

binnen zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, onder

betaling van de gebruikelijke vernieuwingstaxe. Volgens het onderhavige Protocol is het

echter ook nog mogelijk dat binnen zes maanden na de vervaldatum alsnog de vernieuwing

wordt verzocht, mits met gelijktijdige betaling van een extra taxe. Ook in dat geval

gaat de vernieuwing in op de datum van verval van de inschrijving.

De vijfde alinea en de eerste volzin van de zesde alinea voorzien in een voor het BMB eenvoudige

procedure inzake het verzenden van herinneringsbrieven voor de vernieuwing.

Het BMB hoeft deze herinneringsbrieven slechts aan één adres te versturen, te weten aan

dat van de merkhouder ingeval geen gemachtigde- of correspondentie-adres is opgegeven

dan wel aan één van deze laatstgenoemde adressen, indien deze wel zijn opgegeven.

K. Naar aanleiding van door belanghebbenden gemaakte bezwaren is de veelal te vergaand

geachte sanctie van nietigheid in artikel 11, onderdeel A, onder 1, voor licenties die

niet schriftelijk zijn vastgelegd uit de wet verwijderd. Tussen partijen dienen ook de in de

praktijk voorkomende mondelinge licentieovereenkomsten volledig te worden gerespecteerd.

In artikel 11 is onderdeel B aangepast aan artikel 8.2 van de richtlijn, dat een ruimere merkenrechtelijke

strekking kent met betrekking tot onrechtmatige, buiten de grenzen van de

licentie vallende, handelingen van het huidige onderdeel B.

Het huidige recht kent slechts de mogelijkheid van een merkenrechtelijke actie tegen overschrijdingen

van de licentiebepalingen inzake beperking van de duur van de licentie of

beperking tot een deel van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd. Ingevolge de

richtlijn worden hier aan toegevoegd overschrijdingen van beperkingen inzake de vorm

waarin het merk mag worden gebruikt, inzake het grondgebied waarbinnen het merk mag

worden aangebracht of inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer

gebrachte waren. Ten opzichte van de tekst van de richtlijn is nog de verfijning aangebracht

dat het in het laatstgenoemde geval niet alleen gaat om de door de licentiehouder

vervaardigde waren die in strijd zouden zijn met de kwaliteitsvoorschriften van de licentie,

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-14

maar om alle door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren, met inbegrip van

waren die van derden zijn betrokken.

Onderdeel C is naar aanleiding van verzoeken van belanghebbenden meer in overeenstemming

gebracht met andere bestaande regelingen op het gebied van de industriële eigendom

inzake pandrechten en beslagen (zie ook artikel 15, onderdeel A). Hier wordt nu voorzien

in de zogenaamde derdenwerking van pandrechten en beslagen, welke zijn ingeschreven in

het merkenregister, op de wijze zoals voorzien voor overdracht, overgang of licentie.

De formulering van artikel 11, onder D, is aangepast aan de wijziging van artikel 13, waarbij

de merkhouder de bevoegdheid krijgt om naast of in plaats van vergoeding van schade

ten gevolge van inbreuk op zijn merk ook afdracht van onrechtmatig genoten winst te vorderen.

Daarnaast is in de tweede volzin van dit onderdeel de mogelijkheid geopend dat de

licentiehouder zelfstandig de bovengenoemde vorderingen kan instellen, indien hij de

bevoegdheid hiertoe van de merkhouder heeft bedongen. Onder de bestaande tekst van

artikel 11, onder D, was de licentienemer alleen gerechtigd om tezamen met de merkhouder

schadevergoeding te vorderen.

L. Artikel 5 van de richtlijn betreft de beschermingsomvang van het merk en heeft op

een aantal plaatsen geleid tot wijziging van artikel 13 van de BMW.

Het eerste lid van artikel 5 van de richtlijn geeft onder a en b, de merkhouder een verbodsrecht

ten aanzien van gebruik van zijn merk of een daarmee overeenstemmend teken voor

de waren waarvoor het is ingeschreven of voor soortgelijke waren. Volgens het eerste lid

van artikel 5 wordt, behalve voor de gevallen waarbij sprake is van gebruik van het merk

zelf en voor dezelfde waren, voor het vaststellen van de inbreuk vereist dat door het

gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan, met inbegrip van het gevaar dat tussen het

gedeponeerde merk en het gebruikte teken een associatie wordt gewekt. Onder meer uit de

notulen van de Raadsvergadering waarin de richtlijn is vastgesteld, waarbij Raad en Commissie

constateren dat het associatiegevaar een begrip is dat is ontwikkeld door Benelux

jurisprudentie, valt af te leiden dat de uitleg van het begrip overeenstemming door het

Benelux Gerechtshof (zaak A 82/5, “Union”, “Julien Verschuere”, Benelux Gerechtshof

Jurisprudentie 1983) een Gemeenschapsrechtelijk aanvaarde norm is zodat in beginsel de

tekst van het huidige artikel 13, onderdeel A, onder 1, gehandhaafd zou kunnen worden.

Nu de tekst van de richtlijn refereert aan het begrip associatie is het naar ons oordeel

gewenst deze in het Beneluxrecht ontwikkelde notie dan ook in de tekst van de wet zelf

vast te leggen. Hiermee wordt tevens mogelijke onduidelijkheid over de beschermingsomvang

weggenomen. In de eerste plaats is overeenkomstig de tekst van de richtlijn een

onderscheid gemaakt in artikel 13.A.1 onder a en b, tussen het geval waarin sprake is van

een gebruik van het merk zelf voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven (onder a)

en een gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het

merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren (onder b).

Voorts is in de bepaling onder b overeenkomstig de tekst van de richtlijn en ook het

genoemde Union arrest aangegeven dat, wil van inbreuk sprake zijn, de overeenstemming

zodanig moet zijn dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie

wordt gewekt tussen het merk en het teken. Hierbij zij opgemerkt dat het in de richtlijn

opgenomen begrip “verwarringsgevaar” niet is opgenomen. Hiervoor is gekozen omdat

aan dit begrip, anders dan volgens de bewoordingen van de Richtlijn traditioneel, in het

Beneluxrecht, een meer beperkte betekenis wordt toegekend. Een letterlijke overname van

de richtlijn op dit punt zou derhalve tot onwenselijke misverstanden in de Benelux over de

beschermingsomvang van een merk kunnen leiden. Inhoudelijk voldoet de voorgestelde

bepaling aan de richtlijn. Het is immers niet denkbaar dat een teken met een beschermd

merk wordt verward zonder dat er tussen dat teken en het merk een associatie is gewekt.

Het optionele tweede lid van artikel 5 van de richtlijn komt in wezen overeen met het huidige

artikel 13, onderdeel A, onder 2, van de BMW, voorzover dat betrekking heeft op het

gebruik van tekens voor niet soortgelijke waren.

Ingevolge de richtlijn is het echter noodzakelijk dat de merkhouder de bescherming met

betrekking tot overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke waren alleen kan inroepen

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-15

wanneer diens merk in de Benelux bekend is, een element dat in de huidige tekst van artikel

13, onderdeel A, onder 2 ontbreekt.

Voorts is het gewenst het huidige begrip schade in artikel 13, onderdeel A, onder 2, overeenkomstig

de richtlijn nader te definiëren als bestaande uit het ongerechtvaardigd voordeel

trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het

merk. Deze vormen van schadeberokkening, die grotendeels overeenstemmen met de uitleg

die in de Benelux jurisprudentie aan het begrip schade wordt gegeven (zie hieronder

het arrest van het Benelux Gerechtshof Clareyn/Klarein, Zaak A 74/1, Benelux Gerechtshof

Jurisprudentie 1975-1979), zijn opgenomen in artikel 13, onderdeel A, lid 1, onder c.

Wat betreft de resterende materie van het huidige artikel 13, onderdeel A, onder 2, nl. de

bescherming tegen het gebruik van tekens anders dan ter onderscheiding van waren is ter

verduidelijking van de systematiek een aparte bepaling in artikel 13, onderdeel A, lid 1,

opgenomen en wel onder d, waarbij, evenals dit het geval is voor artikel 13, onderdeel A,

lid 1, onder c, de schade nader is gedefinieerd. Deze bepaling is in overeenstemming met

artikel 5, vijfde lid, van de richtlijn dat bepalingen van nationaal recht onverlet laat inzake

bescherming tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of

diensten, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt

getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie

van het merk.

Het derde lid van artikel 5 van de richtlijn geeft enkele voorbeelden van gebruik waartegen

de merkhouder met name kan optreden. Om elke twijfel over het inbreukmakend karakter

van deze handelingen uit te sluiten zijn de voorbeelden a tot en met d in artikel 13, onderdeel

A, als een nieuw tweede lid opgenomen.

De huidige tweede alinea van artikel 13, onderdeel A, is in verband met de nieuwe nummering

als derde lid opgenomen.

Het vierde lid voorziet in de mogelijkheid dat de merkhouder naast of in plaats van een

vordering tot schadevergoeding een vordering tot afdracht van ten gevolge van inbreukmakend

gebruik van het merk genoten winst instelt. In de praktijk is gebleken, dat het aantonen

van geleden schade de merkhouder voor aanzienlijke bewijsrechtelijke problemen kan

plaatsen. De omvang van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst is veelal

eenvoudiger vast te stellen. De bepaling legt bovendien geen bewijslast op de merkhouder

omdat deze tevens kan vorderen dat de gedaagde rekening en verantwoording omtrent

diens als gevolg van de inbreuk genoten winst aflegt.

Het betreft hier een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als

regel is toegestaan. De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de pleger

van moedwillige inbreuk ondanks een rechtelijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig

handelen trekt. Om deze reden is de rechter gehouden de vordering af te wijzen, indien

niet is komen vast te staan dat de inbreuk te kwader trouw heeft plaatsgevonden of dat de

omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. In het geval de rechthebbende

zowel een vordering tot schadevergoeding als een vordering tot afdracht van onrechtmatig

genoten winst heeft ingesteld, kan de rechter bij afwijzing van de meest vergaande vordering

de minder vergaande vordering wel toewijzen.

Volgens het vijfde lid kan de merkhouder de vordering namens of mede namens de licentiehouder

instellen. Uitdrukkelijk is bepaald dat deze mogelijkheid de bevoegdheden die

de licentiehouder op grond van artikel 11, onder D, heeft onverlet laat. Een door de merkhouder

namens een licentiehouder ingestelde vordering hoeft de desbetreffende licentiehouder

er derhalve niet van te weerhouden zich desgewenst in de procedure te voegen.

Het zesde lid van artikel 13 van de BMW is ontleend aan het eerste lid van artikel 6 van de

richtlijn inzake beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen. De onder a

genoemde beperking betreffende het gebruik door een derde van diens naam en adres is

reeds bij het commentaar op de wijziging van artikel 2 van de BMW vermeld. Hierbij kan

nog worden aangetekend dat volgens de notulen van de meer genoemde Raadsvergadering

de term “diens naam” alleen de naam van natuurlijke personen betreft. Verder is onder b

vermeld dat het verbodsrecht zich evenmin uitstrekt tot het gebruik door derden van aanduidingen

inzake soort, kwaliteit, bestemming en andere beschrijvende aanduidingen. Ten

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-16

slotte is op grond van het onder c bepaalde derden toegestaan het merk te gebruiken,

indien zulks nodig is om de bestemming van een waar aan te geven, met name als accessoire

of onderdeel, een en ander voorzover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid

en handel.

In het zevende lid van artikel 13 van de BMW is het tweede lid van artikel 6 van de richtlijn

overgenomen. Bepaald wordt dat het merkrecht niet kan worden ingeroepen ten aanzien

van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, voorzover dat recht erkend is

ingevolge wetgeving van een der Beneluxlanden. Hierbij kan gedacht worden aan een op

beperkte schaal gevoerde handelsnaam.

Tenslotte is in het achtste lid van artikel 13 gevolg gegeven aan artikel 7, lid 1, van de

richtlijn. Anders dan de huidige derde alinea wordt bepaald dat uitputting van het merkrecht

plaatsvindt indien de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met diens

toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Daarbij is, eveneens in

afwijking van de huidige derde alinea, het tweede lid van artikel 7 van de richtlijn overgenomen

en bepaald dat de uitputting niet plaatsvindt, indien er voor de merkhouder

gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verhandeling van de waren, met name wanneer

de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd

is.

M. Het nieuwe artikel 13bis bevat enkele rechtsmiddelen waardoor de merkhouder

effectiever kan optreden tegen inbreuk op zijn recht. Zoals reeds in het algemeen gedeelte

van dit commentaar is uiteengezet, strekken deze bepalingen ertoe de merkhouder beter in

staat te stellen het moedwillig inbreukmaken op zijn recht te bestrijden.

Het eerste lid geeft de merkhouder de mogelijkheid om zaken waarmee inbreuk op zijn

recht wordt gemaakt als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de vernietiging of

onbruikbaarmaking te vorderen. Deze bevoegdheid stelt hem in staat te voorkomen dat

inbreukmakende zaken in het verkeer gebracht worden, mede door de met het vorderingsrecht

samenhangende mogelijkheid om op de inbreukmakende zaken beslag te leggen

(artikel 13bis, tweede lid). Voor inbreukmakende zaken is het eerste lid beperkt tot roerende

zaken. Voor onroerende zaken is de kans dat zij ondanks een geconstateerde inbreuk

in het verkeer gebracht worden te verwaarlozen.

De merkhouder kan ook productiemiddelen die zijn gebruikt bij de vervaardiging van

inbreukmakende zaken opvorderen. Hierdoor kan hij voorkomen, dat de inbreukmaker

voortgaat met het produceren van inbreukmakende zaken. Voor productiemiddelen is geen

beperking tot roerende zaken aangebracht. Bij deze zaken is het al dan niet roerend zijn

niet van belang omdat in beide gevallen de kans bestaat, dat hun gebruik bij de vervaardiging

van inbreukmakende zaken wordt voortgezet. Het eerste lid geeft voorts de mogelijkheid

om gelden, waarvan aannemelijk is dat zij als gevolg van inbreuk verkregen zijn op te

vorderen. Dit is, wederom in combinatie met de mogelijkheid om beslag te leggen, van

belang om te voorkomen dat de onrechtmatig verkregen gelden buiten bereik van de merkhouder

gebracht worden. Naar verwacht mag worden zal de rechter bij de beoordeling van

een vordering op grond van artikel 13, onder A, derde en vierde lid, rekening houden met

de gelden die reeds door de merkhouder op grond van de onderhavige bepaling zijn verkregen.

Een vordering als bedoeld in het eerste lid wordt door de rechter afgewezen, indien de

inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. In die gevallen bestaat er geen noodzaak om de

vergaande vorderingsmogelijkheid van het eerste lid toe te kennen. Naar mag worden aangenomen

zal de inbreukmaker te goeder trouw, nadat geconstateerd is dat hij inbreuk op

het recht van een ander maakt, uit eigen beweging afzien van voortgaande inbreuk.

Vanwege het feit dat er in de Benelux geen uniform beslagsrecht bestaat is ervan afgezien

hieromtrent in de BMW een regeling te treffen. Het tweede lid verwijst voor de mogelijkheden

tot het leggen van conservatoir of executoriaal beslag naar het nationale recht van de

landen van de Benelux.

Het derde lid biedt de rechter de mogelijkheid om aan het bevel tot afgifte op grond van

het eerste lid de voorwaarde te verbinden dat de eiser een bepaalde vergoeding betaalt.

Deze bepaling stelt de rechter in staat om in voorkomende gevallen een onredelijke

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-17

bevoordeling van de eiser en benadeling van de gedaagde te corrigeren. Van onredelijkheid

zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn in het geval dat de waarde van de af te geven

zaken onevenredig hoog is in verhouding tot het belang van de eiser bij afgifte daarvan.

Het vierde lid geeft aan de licentiehouder het recht om een vordering als bedoeld in het

eerste lid in te stellen, indien en voor zover hij daarbij belang heeft en toestemming van de

merkhouder heeft verkregen.

Het vijfde lid is bedoeld om de merkhouder in staat te stellen eerdere schakels in de keten

van productie en distributie van inbreukmakende zaken te achterhalen en zodoende de

inbreuk dichter bij de bron te bestrijden. Hiertoe kan hij vorderen dat een inbreukmaker al

hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee de inbreuk gepleegd is

bekend maakt en alle daarop betrekking hebbende gegevens verstrekt. De bepaling is derhalve

zo geformuleerd, dat de vordering zowel het mededelen van wetenschap bij de

inbreukmaker omtrent de herkomst als het overleggen van bescheiden die daarop betrekking

hebbende gegevens bevatten, kan betreffen.

N. Zoals reeds is vermeld bij de toelichting op onderdeel B moet de bijzondere positie

van collectieve merken bij de rangordebepaling van artikel 3, lid 2, van de BMW worden

opgeheven. In verband daarmee is in artikel 14, onder A, het onder b van lid 1 bepaalde

vervallen en is in artikel 14, onderdeel B, onder 1 “een overeenstemmend individueel

merk” gewijzigd in “een overeenstemmend merk”.

Evenals artikel 14, onder C, van de BMW gaat de richtlijn in artikel 12 uit van het beginsel

dat het recht op een merk, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de verplichting het

merk normaal te gebruiken, kan worden vervallen verklaard. Op dit beginsel biedt artikel

12 van de richtlijn echter de uitzondering dat vervallenverklaring niet meer kan worden

gevorderd indien de merkhouder na het verstrijken van de termijn van vijf jaren doch tijdig

voor het instellen van de bedoelde vordering het merk voor het eerst of opnieuw is gaan

gebruiken. Het tijdig (her)opvatten van het gebruik is in artikel 12 van de richtlijn aldus

beperkt dat begin van het gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering

tot vervallenverklaring niet in aanmerking wordt genomen, indien de voorbereiding van

het begin van het gebruik wordt getroffen nadat de merkhouder zich van de mogelijkheid

dat een dergelijke vordering kan worden ingesteld bewust is geworden.

Bovenstaande regeling van artikel 12 van de richtlijn, die er toe leidt dat de merkhouder

met terugwerkende kracht zijn recht kan herstellen, is opgenomen in onderdeel C, onder 1,

van artikel 14.

In de richtlijn ontbreekt een regeling ten behoeve van de derde die het merk of een overeenstemmend

teken heeft gedeponeerd in de periode dat het achteraf herstelde merk kon

worden vervallen verklaard, een verfijning die wel is aangebracht in het ontwerp van de

verordening inzake het Gemeenschapsmerk. In overleg met de geïnteresseerde kringen is

besloten de gerechtvaardigde belangen van genoemde derden te laten prevaleren boven die

van de merkhouder die zijn recht herstelt. In verband daarmee is in onderdeel C, onder 2,

bepaald dat de houder van het herstelde recht noch de nietigheid van het depot kan inroepen

dat is verricht in de periode waarin het herstelde oudere merkrecht vervallen kon worden

verklaard, noch zich kan verzetten tegen het gebruik van het aldus gedeponeerde

merk. Dit betekent dat de houders van beide merken elkaar moeten dulden, zowel in het

economische verkeer als in het merkenregister.

O. Artikel 9 van de richtlijn schrijft in het eerste lid voor dat de houder van een ouder

merk die het gebruik van een jonger merk gedurende vijf jaren heeft gedoogd, niet meer op

grond van het oudere merk de nietigheid van het jongere kan vorderen, noch bezwaar kan

maken tegen het gebruik van dat jongere merk voor de waren of diensten waarvoor het is

gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

In het eerste lid van artikel 14bis is deze vorm van rechtsverwerking overgenomen. Hierbij

is tevens gebruik gemaakt van de optie van artikel 9, lid 2, van de richtlijn door deze

rechtsverwerking ook van toepassing te laten zijn ingeval er sprake is van het gedogen van

het gebruik van een merk dat is ingeschreven voor niet soortgelijke waren of diensten

onder de omstandigheden aangegeven in artikel 13, onderdeel A, lid 1, onder c. Ofschoon

niet uitdrukkelijk aangegeven in de richtlijn, spreekt het vanzelf dat de rechtsverwerking

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-18

ook toepassing moet vinden, indien het gebruik van een Gemeenschapsmerk dat is ingeschreven

voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gedoogd. Ter vermijding van

ieder misverstand zij erop gewezen, dat de uitzondering aan het slot van lid 1 voor het

geval het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd, niet tot gevolg heeft dat artikel

14bis een grondslag bevat om depots te kwader trouw aan te vechten. Daarvoor dient artikel

14, onderdeel B, onder 2, te worden ingeroepen. Artikel 14bis ziet uitsluitend op acties

die de houder van een ouder merk op grond van artikel 14, onderdeel B, onder 1, tegen de

houder van een jonger merk kan instellen.

In het tweede lid van artikel 14bis is de inhoud van het derde lid van artikel 9 van de richtlijn

overgenomen en is voor alle duidelijkheid bepaald dat de rechtsverwerking niet

inhoudt dat het later gedeponeerde merk kan worden ingeroepen tegen het gebruik van het

eerdere merk.

Te vermelden is hier nog dat, blijkens de notulen van de Raadsvergadering waarin de

richtlijn is vastgesteld, Raad en Commissie van oordeel zijn dat het bepaalde in artikel 9,

(1) en (2), van de richtlijn niet afdoet aan de eventuele bevoegdheid van nationale autoriteiten

om overeenkomstig het nationale recht te beslissen dat rechtsverwerking met betrekking

tot de onderhavige acties tegen een jonger merk heeft plaatsgevonden op grond van

andere omstandigheden, zelfs indien het gedogen heeft plaatsgevonden gedurende minder

dan vijf jaren.

P. Zoals reeds toegelicht bij onderdeel K is het gewenst de situatie met betrekking tot

pandrechten en beslagen te wijzigen. Ingevolge de wijziging van artikel 15, onder A, kan,

indien een pandrecht of beslag is ingeschreven, doorhaling van de inschrijving van het

merk alleen worden verzocht door de houder van de inschrijving en de pandhouder of

beslaglegger gezamenlijk.

Q. Artikel 15, lid 2, van de richtlijn laat de keuze aan de Lid-Staten om te bepalen dat

geografische herkomstaanduidingen als collectieve merken beschermd kunnen zijn. Deze

bescherming kan echter volgens de richtlijn niet leiden tot een verbod van het gebruik door

derden van dergelijke aanduidingen dat plaatsvindt overeenkomstig eerlijke handelsgebruiken,

met name niet wanneer een derde het recht heeft de desbetreffende geografische

aanduiding te gebruiken.

Aangezien in de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk voorzien is in deze mogelijkheid

van bescherming is het gewenst van de geboden optie gebruik te maken. Hiertoe is

artikel 19 overeenkomstig het bovenstaande aangevuld. Het praktische nut van de bepaling

moet vooral worden gezien in de mogelijkheid dat houders van dergelijke collectieve merken

ook op basis van het merkenrecht optreden tegen het gebruik van tekens die ten

onrechte de indruk wekken dat de waren uit het desbetreffende gebied afkomstig zijn.

R. Aangezien de inhoudelijke toetsing van depots ingevolge artikel 6bis en 8 ook zal

plaatsvinden ten aanzien van collectieve merken is in artikel 24 de verwijzing naar artikel

6 aangevuld met een verwijzing naar deze twee artikelen.

S. Eenvoudigheidshalve is in artikel 25 bepaald, dat de verplichte mededeling van wijzigingen

van het reglement op het gebruik en het toezicht, behorende bij collectieve merken,

alleen nog aan het BMB kan worden gedaan en niet meer aan de nationale diensten.

T. Zoals reeds is toegelicht bij onderdeel B maakt de richtlijn geen onderscheid tussen

individuele en collectieve merken waar het de beschermingsomvang van het merk betreft.

In verband daarmee zijn de tweede en derde alinea van artikel 26 geschrapt. De houder van

een collectief merk zal alleen de bepalingen van artikel 13 kunnen inroepen.

U. In verband met de toevoeging aan de BMW van de nieuwe hoofdstukken VI en VII is

voor alle duidelijkheid in artikel 39 een verwijzing naar deze hoofdstukken toegevoegd

zodat ook de bepalingen inzake de verhouding tussen enerzijds het Gemeenschapsmerk en

het Protocol behorende bij de Overeenkomst van Madrid en anderzijds de BMW, geacht

worden mede betrekking te hebben op dienstmerken.

V. De artikelen 44, 45 en 46 van het nieuw toe te voegen hoofdstuk VI van de BMW

betreffen uitvoering van de voorschriften van de richtlijn die rechtstreeks betrekking hebben

op het Gemeenschapsmerk.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-19

Artikel 4, lid 2, (a) (i), van de richtlijn houdt de verplichting in het Benelux merkenrecht

zo aan te vullen dat ook met depots voor Gemeenschapsmerken, mits deze tot inschrijving

leiden, in de rangordebepaling ten opzichte van jongere Beneluxdepots en internationale

depots rekening wordt gehouden voor zover er sprake is van overeenstemming van de

tekens en soortgelijkheid van waren of diensten.

Artikel 4, lid 3, geeft eenzelfde verplichting voor het geval een ouder Gemeenschapsmerk

overeenstemt met een Beneluxdepot of internationaal depot maar is gedeponeerd voor

niet-soortgelijke waren, wanneer het Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is en

wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd

voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen

of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk.

Beide gevallen van rangordebepaling zijn opgenomen in artikel 44 door artikel 3, lid 2, en

artikel 14, onderdeel B, onder 1, van overeenkomstige toepassing te verklaren op Gemeenschapsmerken.

In de ontwerpverordening Gemeenschapsmerk is voorzien in de mogelijkheid dat de houders

van Gemeenschapsmerken zich kunnen blijven beroepen op oudere rechten in de Lid-

Staten, ontleend aan overeenkomstige nationale of internationale inschrijvingen aldaar,

zelfs indien de desbetreffende inschrijving vrijwillig is doorgehaald of de geldigheidsduur

daarvan is verstreken. De houder van een Gemeenschapsmerk kan dus zonder verlies van

rechten van zijn aan het Gemeenschapsmerk ten grondslag liggende nationale of internationale

inschrijvingen afstand doen. Dit oudere recht is met de term anciënniteit aangeduid.

Artikel 4, lid 2 onder b, van de richtlijn verplicht om in het Benelux merkenrecht ook bij

de bepaling van de rangorde rekening te houden met Gemeenschapsmerken ten aanzien

waarvan de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de

anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald

of de geldigheidsduur daarvan verstreken. In artikel 45 is hieraan gevolg gegeven

door op deze situatie artikel 3, tweede lid en artikel 14, onderdeel B, lid 1, van overeenkomstige

toepassing te verklaren.

Artikel 14 van de richtlijn schrijft voor dat ingeval de anciënniteit voor een Gemeenschapsmerk

wordt ingeroepen van een ouder merkrecht dat reeds is vervallen door vrijwillige

doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, de nietigheid

of het verval van dat oudere recht achteraf kan worden vastgesteld. Te denken valt hierbij

aan de situatie dat ten onrechte de anciënniteit wordt ingeroepen omdat het recht reeds op

andere gronden dan de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur

nietig of vervallen moet worden geacht. Artikel 46 voorziet in een en ander.

Artikel 47 bepaalt dat het BMB de ingeschreven Gemeenschapsmerken in het Beneluxregister

inschrijft, overeenkomstig de praktijk die thans wordt gehanteerd ten aanzien van

internationale inschrijvingen.

Analoog aan het huidige artikel 38 wordt in artikel 48 bepaald dat ook de verordening

inzake het Gemeenschapsmerk voorrang geniet boven de BMW.

W. Naast hetgeen bepaald is in artikel 7 wordt met het nieuwe hoofdstuk VII in artikel

49 zeker gesteld dat de depots verricht ingevolge het Protocol van 27 juni 1989 bij de

Overeenkomst van Madrid onder de werking van de BMW vallen

III. Overgangsbepalingen

Artikel II

Nu artikel 3, tweede alinea, inhoudelijk is gewijzigd, is het noodzakelijk te bepalen dat op

de depots verricht vóór inwerkingtreding van dit Protocol de oude tekst van de tweede alinea

van toepassing blijft. Aan de eventuele rechten gebaseerd op de huidige rangorderegeBenelux-

Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992

V-20

ling mag immers door de invoering van een andere rangorderegeling geen afbreuk worden

gedaan.

Artikel III

Eveneens is het nodig dat voor depots verricht voor de inwerkingtreding van dit Protocol

de huidige tekst van artikel 4, onder 3 en 4, van toepassing blijft. Aan de eventuele rechten

ontleend aan deze nietigheidsgronden mag geen afbreuk worden gedaan door de gewijzigde

redactie van deze bepalingen.

Artikel IV

In verband met de wijziging van artikel 5 met betrekking tot de non usus termijn, waarbij

de huidige termijn van drie jaren na depot is vervangen door de algemene termijn van vijf

jaren na de inschrijving, is het nodig eventuele rechten zeker te stellen die zijn gebaseerd

op het huidige artikel 5 met betrekking tot depots verricht tenminste drie jaren voor het in

werking treden van het Protocol. Ten aanzien van depots verricht binnen drie jaren vóór

het in werking treden van het Protocol geldt de juister geachte non usus termijn van vijf

jaren na de inschrijving.

Artikel V

Aangezien het volgens onderdeel N mogelijk is door (weder)opneming van het gebruik

een in beginsel vervallen recht te herstellen is het in het belang van de rechtszekerheid

noodzakelijk te bepalen, dat door de houders van depots als bedoeld in artikel IV geen

beroep kan worden gedaan op een gebruik dat plaats heeft gevonden vóór de inwerkingtreding

van het Protocol. Daaruit volgt dat zij wel beroep kunnen doen op een gebruik dat

plaats vindt na die datum.

Artikel VI

Teneinde elk misverstand te vermijden bevestigt artikel VI uitdrukkelijk de bevoegdheid

van het Benelux-Gerechtshof voor de uitlegging van de eenvormige wet zoals gewijzigd

door het Protocol.

IV. Slotbepalingen

De artikelen VII en VIII spreken voor zich.