wetten, regels en verdragen - de volledige tekst




De volledige wettekst
Advocaten offertes en tarieven Tarieven van advocaten

notaris offertes en tarieven Tarieven van notarissen

Incassobureaus offertes en tarieven Tarieven incassobureaus


sponsors en advertenties van de WettenSite.nl

Juridische boeken online bestellen bij BOL.com, de grootste online boekhandel van Nederland.
Partner-sites
Bezoek ook onze partner-sites
De RechtenSite.nl JuridischeWoorden.nl JuridischeVacatures.net
links naar juridisch websites
Links naar andere juridisch relevante websites vindt u hier.
juridische wetbundels - boeken met wetten en regels bestellen
Uw wetbundels, wettenverzamelingen, Kluwer collegebundel of Vermande wettenbundel bestelt u eenvoudig, voordelig en snel online. Zie onze speciale juridische boeken website.
Volledige tekst van: Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001.

Gratis de volledige en complete tekst van Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001


Hieronder treft u online de volledige tekst aan van:
De Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

Tekst van de Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001


Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie.

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 - Geldig op 0000-00-00
Korte omschrijving: Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-1

Benelux-Regelgeving inzake

merken1

VII Memorie van toelichting bij het protocol

houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet

op de merken van 11 december 2001

1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg

is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele type- en overschrijffouten of onvolledigheden niet worden

ingestaan. Er kunnen op basis van, of naar aanleiding van deze tekst dan ook geen rechten jegens het Benelux-

Merkenbureau of derden worden geclaimd. De auteur(s), redacteur(en) en het Benelux-Merkenbureau aanvaarden

deswege geen aansprakelijkheid.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-2

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging

van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11

december 2001

Inleiding

Het onderhavige Protocol tot wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken

(BMW) betreft in hoofdzaak vier onderwerpen:

a) aanpassing aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van

21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lid-Staten

(89/104/EEG, Pb EG L40);

b) de invoering van een oppositieprocedure die weliswaar niet formeel door voornoemde

richtlijn is voorgeschreven, doch desalniettemin bijdraagt aan het streven

naar harmonisatie in de interne markt, nu in de Europese Gemeenschap alleen de

Benelux niet over een oppositieprocedure of een daaraan gelijkwaardige procedure

beschikt;

c) de invoering van een register van merkengemachtigden;

d) wijzigingen die los staan van voornoemde onderwerpen.

Aanpassing aan de eerste richtlijn betreffende de aanpassing

van het merkenrecht van de Lid-Staten

De richtlijn tot aanpassing van het merkenrecht in de Lid-Staten is bij het Protocol van 2

december 1992 geÔmplementeerd in de BMW. Zoals in het Gemeenschappelijk Commentaar

bij het Protocol van 2 december 1992 is aangegeven, is destijds bij de aanpassing aan

de richtlijn als uitgangspunt genomen de wet alleen te wijzigen indien noodzakelijk, dat

wil zeggen wanneer het Beneluxrecht niet in overeenstemming zou zijn met de richtlijn

dan wel twijfels daarover zouden kunnen bestaan. Het aantal wijzigingen als gevolg van de

implementatie is destijds beperkt gebleven, omdat naar het toenmalig inzicht de jonge en

moderne BMW op de meeste punten reeds materieel in overeenstemming was met de

richtlijn en voor wat betreft een aantal onderwerpen zelfs model had gestaan voor de richtlijn.

Het principe dat een richtlijn niet dwingt tot een systematische en letterlijke aanpassing

van nationale wetgeving, maar enkel voorschrijft welk resultaat met de nationale wetgeving

moet worden bereikt, pleitte voor bovenstaande benadering. In de jaren na de implementatie

van de richtlijn is echter gebleken dat aan de verenigbaarheid met de richtlijn van

de destijds in stand gehouden bepalingen van de BMW kan worden getwijfeld. Dit geeft

aanleiding tot gecompliceerde situaties voor de rechtspraktijk.

Een pregnant voorbeeld hiervan betreft de verhouding tussen artikel 5, lid 1, onder b, van

de richtlijn en artikel 13, onder A, lid 1, onder b. In de uitspraak van het Hof van Justitie

van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) van 11 november 1997 in de zaak van Sabel

B.V. tegen Puma AG, is bepaald dat het criterium 'gevaar voor verwarring, inhoudende de

mogelijkheid van associatie met het oudere merk' in de richtlijn aldus moet worden uitgelegd

dat gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek

twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associŽren

(verwarringscriterium). De BMW gaat in het oude artikel 13, onder A, lid 1, onder

b, echter uit van de veronderstelling dat gevaar voor verwarring reeds aanwezig is wanneer

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-3

het publiek twee merken met elkaar associeert (associatiecriterium), hetgeen bij de beoordeling

van de beschermingsomvang van een merk tot een van artikel 5, lid 1, onder b, van

de richtlijn afwijkend resultaat leidt. Bij de implementatie van de richtlijn bij het Protocol

van 2 december 1992 werd gemeend dat de omschrijving in het oude artikel 13, onder A,

lid 1, onder b, in lijn was met de overeenkomende bepaling uit de richtlijn. Thans blijkt

echter dat deze oude bepaling niet langer stand kan houden.

Het bovenstaande is een voorbeeld van een duidelijk inhoudelijk verschil tussen de BMW

en de richtlijn, zoals uitgelegd door het HvJEG. Echter, ook bij afwijkingen die op het eerste

gezicht van louter tekstuele aard zijn, kunnen zich complicaties voordoen. Uitspraken

van het HvJEG geven aan hoe de bepalingen van de richtlijn uitgelegd dienen te worden.

In die gevallen waarin de BMW niet letterlijk overeenstemt met de richtlijn kan zich vervolgens

de vraag voordoen of deze interpretatie onverkort dient te gelden voor de overeenkomende,

maar tekstueel afwijkende bepaling in de BMW. Deze vraag, die in wezen de

uitleg van het Beneluxrecht betreft, dient in laatste instantie te worden voorgelegd aan het

Benelux-Gerechtshof (BGH). Op deze wijze wordt de rechtspleging inzake merken in de

Benelux aanmerkelijk gecompliceerd. Deze complicatie kan worden vermeden bij een letterlijke

overname van de tekst van de richtlijn (approche maximale), zoals met het onderhavige

protocol wordt beoogd.

Een belangrijk onderdeel van deze aanpassing aan de richtlijn betreft het vastleggen van

het moment waarop de merkhouder zijn uitsluitend recht verkrijgt. De richtlijn stelt in artikel

5, lid 1 dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft. In de oude

BMW was het tijdstip waarop een deposant houder werd van een uitsluitend recht op zijn

merk onvoldoende scherp gedefinieerd en daardoor voor een derde niet op eenvoudige

wijze te achterhalen. Deze onduidelijkheid is aanleiding geweest om een aantal bepalingen

in de BMW te wijzigen met het doel het rechtscheppend moment eenduidig vast te leggen,

namelijk op het tijdstip van de inschrijving van het merk. Het tijdstip waarop het depot

plaatsvindt heeft hoofdzakelijk nog betekenis voor de rangorde van de depots, het recht

van voorrang en de geldigheidsduur van de inschrijving van een merk. Ten overvloede

wordt verder opgemerkt dat ook de EG-verordening 40/94 van de Raad inzake het

Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (Pb EG L 11/1), in werking getreden op 1

januari 1996, in artikel 6 een systeem hanteert waarbij de inschrijving van een merk als

rechtscheppend moment geldt.

Invoering van een oppositieprocedure

De oppositie is een eenvoudige en snelle administratieve procedure waardoor de houder

van een ouder merk zich kan verzetten tegen de inschrijving van een met zijn eigen merk

conflicterend, jonger merk. De oppositieprocedure laat de rechtsprocedures onverlet, die

tot de nietigverklaring van merken kunnen leiden. Tegen oppositiebeslissingen staat

bovendien een voorziening open voor de rechter.

De voordelen van een dergelijke procedure liggen voor de hand. Hierdoor kunnen conflicten

tussen merken vroegtijdig op een snelle en goedkope manier worden beslecht. Beide

partijen hebben belang bij deze procedure. De rechten van de opposant worden geconsolideerd

voor zover hij de inschrijving van met zijn eigen merk conflicterende merken kan

tegengaan. Zelfs al maakt hij geen gebruik van zijn recht om oppositie in te stellen, hij

blijft in het volle bezit van zijn rechten om de nietigheid van een merk voor de rechter in te

roepen. Ook de verweerder in deze procedure heeft er belang bij dat er zo spoedig mogelijk

duidelijkheid komt over de geldigheid van zijn merk. Hierdoor wordt hem de investering

(reclame, verwerven van een reputatie, enzovoort) bespaard in een merk dat later

ongeldig zou blijken.

De voordelen van een oppositieprocedure zijn dermate overduidelijk, dat niet alleen alle

EU-Lidstaten maar tevens de meeste andere industrielanden zich van een oppositieprocedure

of een daaraan gelijkgestelde procedure hebben voorzien. De in de Benelux opgeloBenelux-

Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-4

pen achterstand heeft in die zin positief uitgewerkt, dat lering kon worden getrokken uit de

in andere landen opgedane ervaring. De voor- en nadelen van het Franse systeem waarbij

oppositie voor inschrijving kan worden ingesteld en parallel loopt met de toetsing op absolute

gronden, het Duitse systeem waarbij oppositie na inschrijving kan worden ingesteld en

de communautaire regeling waarin oppositie na de toetsing op absolute gronden en voor

inschrijving kan worden ingesteld, werden daarbij met name onderzocht.

Na een oriŽntatie op deze systemen en na kennis te hebben genomen van de wensen en

opvattingen van de belanghebbende kringen, is een oppositieprocedure ontwikkeld waarvan

het verloop voornamelijk in het uitvoeringsreglement zal worden geregeld. De procedure

zal de volgende kenmerken hebben. Gedeponeerde merken worden zo spoedig

mogelijk gepubliceerd, waarna binnen een periode van enkele maanden oppositie kan worden

ingesteld. Dat betekent dat de oppositie kan worden ingesteld voordat het Benelux-

Merkenbureau (BMB) het depot op formele en materiŽle gronden heeft getoetst. De oppositie

kan worden ingesteld op basis van een merk, waarvoor eerder in de Benelux bescherming

is gevraagd. Vanaf het indienen van de oppositie krijgen partijen gedurende een

korte periode de gelegenheid om te bezien of zij hun geschil onderling kunnen beslechten

(de zogenaamde cooling off periode).

Na deze periode begint de eigenlijke oppositieprocedure, waarbij partijen binnen strikte

termijnen de gelegenheid krijgen hun standpunt schriftelijk toe te lichten. Na uitwisseling

van de standpunten en argumenten en eventueel een hoorzitting, neemt het BMB een

beslissing. De termijnen zullen zodanig worden bepaald dat in de meeste gevallen binnen

zes maanden na de start van de procedure op de oppositie is beslist. Tegen de beslissing

van het BMB staat beroep open bij ťťn van de Gerechtshoven in de drie Beneluxlanden.

De keuze voor een oppositieprocedure zo spoedig mogelijk na het depot heeft het voordeel

dat in een vroeg stadium duidelijkheid wordt verkregen over het bestaan van conflicterende

oudere rechten. Een nadeel van deze keuze is dat het geruime tijd kan duren voordat

een merk kan worden ingeschreven (met name in het geval beroep tegen de beslissing van

het BMB wordt ingesteld). Dit nadeel is ondervangen door de mogelijkheid van versnelde

inschrijving van het gedeponeerde merk in de BMW op te nemen. Dit is vooral van belang

voor deposanten die binnen zes maanden na het depot (dat wil zeggen met behoud van hun

recht van voorrang) hun merk ook internationaal willen beschermen. Deze versnelde

inschrijving is echter nog wel onderworpen aan het formele en materiŽle onderzoek door

het BMB en de behandeling van een eventueel ingestelde oppositie. In voorkomend geval

kan dit er toe leiden dat de inschrijving alsnog wordt doorgehaald.

Wat de kosten van de oppositieprocedure betreft, is als uitgangspunt genomen dat de te

betalen oppositietaks in beginsel de kosten van de behandeling door het BMB moet dekken.

Door de hoogte van de oppositietaks daarop af te stemmen, wordt tevens een zekere

drempel opgeworpen waardoor vexatoire opposities worden ontmoedigd. Indien de oppositieprocedure

wordt afgesloten zonder dat het BMB een beslissing hoeft te nemen, bijvoorbeeld

omdat partijen tot een vergelijk komen, zal een gedeelte van de oppositietaks

worden teruggestort.

Op de overige kenmerken van het oppositiesysteem en de juridische en administratieve

vormgeving daarvan zal bij het artikelsgewijze commentaar op artikel 6quater en volgende

nader worden ingegaan.

Invoering van een register van merkengemachtigden

Tot nu toe kende de BMW geen regeling voor de merkengemachtigden. Eenieder mag als

gemachtigde een deposant of houder van een Beneluxmerk bijstaan voor het BMB en mag

zich ook merkengemachtigde noemen. De meeste landen van de Europese Unie hebben

wel een wettelijke regeling ten aanzien van merkengemachtigden. In deze landen worden

gemachtigden uit andere EU of EER Lid-Staten toegelaten voor de nationale bureaus op te

treden indien zij op grond van een wettelijke regeling bevoegd zijn voor hun nationale

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-5

bureau op te treden. Een gevolg van het ontbreken van een wettelijke regeling in de BMW

is derhalve dat Benelux merkengemachtigden, althans voorzover afkomstig uit BelgiŽ en

Nederland, in een ongelijke positie verkeren ten opzichte van hun collega's uit de meeste

EU of EER landen. Het financiŽle belang, dat bij merken in het spel is, neemt steeds toe en

er bestaat een algemeen belang om (potentiŽle) merkhouders en in het bijzonder degenen,

afkomstig uit de kring van het midden- en kleinbedrijf, garanties te bieden ten aanzien van

een adequate begeleiding.

Op grond van deze omstandigheden hebben de regeringen besloten een wettelijke regeling

ten aanzien van de merkengemachtigden in de BMW op te nemen. Door de belanghebbende

kringen is daar ook reeds sedert enige jaren op aangedrongen. Bij het bepalen van

de strekking die een wettelijke regeling voor de merkengemachtigden zou moeten hebben

is het volgende overwogen. De regeringen zijn van mening dat een voorwaarde voor een

wettelijke regeling op het terrein van vrije beroepen is, dat daarmee een algemeen belang

wordt gediend. Gelet op bovengenoemde omstandigheden zijn de regeringen ervan overtuigd

dat daarvan bij de merkengemachtigden sprake is. Wel dient ook dan de regeling in

proportie te zijn tot de te dienen doelen. De wettelijke regeling beoogt, naast het bieden

aan (potentiŽle) merkhouders van de mogelijkheid zich van een adequate begeleiding te

verzekeren ook het wegnemen van ongelijkheid met merkengemachtigden uit andere EU

of EER landen. Daartoe wordt in de BMW een register van gemachtigden opgenomen,

waaruit kan worden afgeleid wie aan eisen van vakbekwaamheid voldoet. Anderen dan de

in dit register ingeschrevenen mogen niet de schijn opwekken dat zij in het register bij het

BMB zijn opgenomen. Met uitzondering van de oppositieprocedure is de inschrijving in

dit register echter geen voorwaarde om als gemachtigde voor het BMB te mogen optreden;

ook anderen blijven daartoe bevoegd.

Wijzigingen die los staan van voornoemde onderwerpen

In het kader van het onderhavige protocol achten de regeringen het zinvol tevens correcties

van en aanvullingen op een beperkt aantal bepalingen van de BMW aan te brengen. Het

betreft de volgende bepalingen.

Artikel 6ter en 8 zijn aangevuld met een bevoegdheidsregel voor het geval dat noch een

deposant, noch diens gemachtigde een adres heeft binnen de Benelux.

Artikel 12A bepaalt dat voor algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriŽle eigendom (Verdrag van Parijs) geen

inschrijving is vereist alvorens de houder van een dergelijk merk een rechtsvordering kan

instellen. Tevens wordt voorzien in een redelijke vergoeding, welke de houder van een

inschrijving van een merk kan vorderen van derden, die in de periode tussen de publicatie

van het depot en de datum van inschrijving handelingen hebben verricht, die aan de merkhouder

zijn voorbehouden.

Artikel 14B, onderdeel 2, is gewijzigd teneinde expliciet vast te stellen dat het inroepen

van de nietigheid van de inschrijving van een merk dat verwarring kan scheppen met een

algemeen bekend merk dat door een derde te kwader trouw is gedeponeerd, niet aan een

termijn is gebonden.

Het oude artikel 38 bepaalt onder meer dat de bepalingen uit de BMW geen afbreuk doen

aan het Verdrag van Parijs en de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale

inschrijving van merken (Overeenkomst van Madrid). Deze bepaling is aangevuld met een

verwijzing naar het Verdrag tot Oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-6

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

A. In het Gemeenschappelijk Commentaar bij het Protocol van 2 december 1992 werd

gesteld dat de tekst van artikel 1 nagenoeg zou overeenkomen met artikel 2 van de richtlijn,

dat de tekens welke voor bescherming in aanmerking komen opsomt. Het feit dat de

tekens voor grafische voorstelling vatbaar moeten zijn is destijds niet opgenomen, omdat

werd aangenomen dat in de praktijk tekens wel aan dit vereiste moesten voldoen om voor

bescherming als merk in aanmerking te komen. In het uitvoeringsreglement is immers

bepaald dat het Beneluxdepot van een merk geschiedt door indiening van een document

waarop de afbeelding van het merk voorkomt. Het past in het kader van de approche maximale,

zoals die met het onderhavige protocol wordt nagestreefd, om het element van de

vatbaarheid voor grafische weergave alsnog expliciet in de omschrijving van voor

bescherming vatbare tekens op te nemen.

Ook voor wat betreft de tweede alinea van artikel 1 is er voor een tekstueel nauwere aansluiting

bij artikel 3, lid 1, onder e, van de richtlijn gekozen.

B. De wijziging van lid 1 van artikel 3 is noodzakelijk in het kader van de eenduidige

vastlegging van het moment waarop de deposant een uitsluitend recht op een merk verkrijgt.

Door de thans aangebrachte wijziging wordt duidelijk dat dit moment is vastgelegd

op het tijdstip van inschrijving van het merk.

De redactionele wijziging van lid 2 van artikel 3 heeft betrekking op de reeds in het algemene

gedeelte van dit Gemeenschappelijk Commentaar gememoreerde uitspraak van het

HvJEG in de zaak Sabel B.V. tegen Puma AG. Hierop zal onder punt N nog nader worden

ingegaan.

De redactionele wijziging heeft onder meer tot gevolg dat het begrip "ouder merk" in lid 2,

onder b, van artikel 3 zijn intrede doet. Het begrip "ouder merk" werd al gehanteerd in artikel

3, lid 2, onder c. In artikel 4, lid 2, van de richtlijn is een catalogus opgenomen die aangeeft

wat onder een "ouder merk" moet worden verstaan. De BMW bevat geen dergelijke

catalogus van oudere merken, maar houvast voor de bepaling van dit begrip wordt geboden

door artikel 3, lid 1, voor Benelux en internationale inschrijvingen, artikel 4, onder 5,

voor algemeen bekende merken en de artikelen 44 en 45 voor inschrijvingen van Gemeenschapsmerken.

Het is derhalve niet nodig expliciet een catalogus van oudere merken in de

BMW op te nemen.

De marginale wijziging van artikel 3, lid 2, onder c, betreft, in het kader van de approche

maximale, de verwijdering van het woord "kan" in de zinsneden "kan worden getrokken"

en "kan worden gedaan", conform artikel 4, lid 4, onder a, van de richtlijn.

C. Artikel 4, betreffende de nietigheidsgronden, is gewijzigd ten behoeve van de vastlegging

van het rechtscheppend moment op het tijdstip van inschrijving. Verder wordt verwezen

naar de nieuwe artikelen die in verband met de oppositieprocedure zijn opgenomen.

Het nieuwe onderdeel 2 van artikel 4 is integraal overgenomen van artikel 3, lid 1, onder g,

van de richtlijn, met dien verstande dat de bepaling naar het enkelvoud is getransformeerd

om meer in lijn te blijven met de formulering van de overige nietigheidsgronden. De wijziging

heeft inhoudelijk tot gevolg dat misleiding niet noodzakelijkerwijs betrekking hoeft

te hebben op de relatie tussen het merk en de waren waarvoor het is gedeponeerd. In de

meeste gevallen zal het echter zo zijn dat wanneer er sprake is van misleiding deze voortvloeit

uit de relatie tussen het merk en de waar waarvoor het is gedeponeerd, zoals ook

mag blijken uit de niet-limitatieve opsomming van vormen van misleiding in dit nieuwe

onderdeel.

D. Lid 1 van artikel 5 heeft onder a een kleine wijziging ondergaan, waarin wordt

bepaald dat het recht op een merk vervalt door het verstrijken van de inschrijvingsduur van

het merk in plaats van door het verstrijken van de inschrijvingsduur van het depot.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-7

De redactie van lid 2 van artikel 5 is herzien. De aanhef van dit lid bepaalt dat de datum

van inschrijving als referentietijdstip geldt voor het vervallen verklaren van een merk. Dit

stemt overeen met de artikelen 10 en 12 van de richtlijn.

Artikel 5, lid 2, onder a, dat voorziet in de omstandigheid dat het recht op een merk vervalt

omdat er zonder geldige reden gedurende een termijn van vijf jaren geen normaal gebruik

van het merk wordt gemaakt, wordt gewijzigd. In de oude BMW was de start van deze termijn

niet eenduidig gedefinieerd. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, van de richtlijn beoogt

de wijziging aan te geven dat de start van voornoemde termijn na het moment van de

inschrijving van het merk ligt. Benadrukt wordt dat de aanvang van de termijn van vijf jaar

niet noodzakelijkerwijze samenvalt met het moment van de inschrijving van het merk,

maar kan aanvangen op een willekeurig tijdstip na de inschrijving, zolang het merk is

ingeschreven.

Artikel 5, lid 2, onder b, is aangepast aan artikel 12, lid 2, onder a, van de richtlijn en voorziet

in de omstandigheid dat het recht op een merk vervalt ten gevolge van hetgeen in de

literatuur vaak als verwording tot soortnaam wordt aangeduid. Volgens de nieuwe bepaling

dient voor de vaststelling van het feit dat een merk verworden is tot een gebruikelijke

benaming voor de waar, gelet te worden op de wijze waarop deze waar in de handel wordt

aangeduid.

Artikel 5, lid 2, onder c, wordt aangevuld met het vereiste dat het gebruik door de merkhouder

of met zijn instemming dient te geschieden, overeenkomstig artikel 12, lid 2, onder

b, van de richtlijn. Deze specificatie is reeds opgenomen in artikel 5, lid 3, onder c, maar

betreft alleen artikel 5, lid 2, onder a. Het streven naar maximale aanpassing aan de richtlijn

maakt deze aanvulling noodzakelijk.

In artikel 5, lid 3, onder a, wordt in de Nederlandstalige versie het woord "kenmerk" vervangen

door het woord "vermogen", overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder a, van de

richtlijn. Opgemerkt wordt dat ook in het overeenkomstige artikel 5C, lid 2, van het Verdrag

van Parijs het woord "kenmerk" wordt gebezigd. De regeringen menen echter dat met

beide begrippen materieel hetzelfde wordt bedoeld. Steun voor deze opvatting kan worden

gevonden in de twaalfde considerans bij de richtlijn.

E. Het nieuwe artikel 6, onder A, lid 5, voorziet in de publicatie van depots. Deze publicatie

is noodzakelijk geworden in verband met het nieuwe artikel 6quater. De termijn

waarbinnen oppositie kan worden ingesteld wordt immers berekend vanaf de publicatie

van het depot. Publicatie van een depot zal plaatsvinden indien aan de vereisten voor het

vaststellen van een datum van depot is voldaan en de opgegeven waren correct zijn

gerangschikt. De omvang van het recht is dan immers voor derden, waaronder potentiŽle

opposanten, duidelijk. Het BMB zal ernaar streven de publicatie van depots zo spoedig

mogelijk te doen plaatsvinden.

De wijzigingen in onderdeel C zijn ingegeven door de invoering van de oppositieprocedure.

Het nieuwe onderdeel E voorziet in de mogelijkheid om, indien aan alle formele vereisten

is voldaan, het BMB te verzoeken om onverwijld tot inschrijving over te gaan, niettegenstaande

de mogelijkheid dat het depot het voorwerp is of kan worden van een weigering op

absolute gronden of een oppositie. De bepaling wordt opgenomen om tegemoet te komen

aan de mogelijke bezwaren die verbonden zijn aan het feit dat in het nieuwe systeem de

inschrijving rechtscheppend is en dat gekozen is voor een oppositieprocedure vůůr

inschrijving. Zowel een weigering op absolute gronden als een oppositie kunnen langdurige

procedures tot gevolg hebben, waarbij komt dat een weigering op absolute gronden

een opschortend effect heeft op de behandeling van een oppositie. Om de deposant toch in

de gelegenheid te stellen om zijn rechten in een vroeg stadium geldend te maken en hem

de mogelijkheid te bieden om een internationaal depot conform de Overeenkomst van

Madrid te verrichten, is dit onderdeel ingevoerd. Het spreekt voor zich dat er voor de deposant

risico's verbonden zijn aan de uitoefening van de door een inschrijving krachtens dit

onderdeel verkregen rechten. Een weigering op absolute gronden of een oppositie kunnen

immers tot gevolg hebben dat de inschrijving wordt doorgehaald.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-8

F. De wijzigingen in artikel 6bis beogen de gronden te verduidelijken waarop het BMB

bevoegd is de inschrijving van een merk te weigeren. In het oude artikel 6bis zou de verwijzing

door de woorden "met name" naar artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag

van Parijs met betrekking tot het onderscheidend vermogen suggereren dat de toetsingsbevoegdheid

van het BMB zich tot dit onderscheidend vermogen zou beperken. Doordat in

de nieuwe tekst de bewoordingen van artikel 3, lid 1, onder a, b, c en d, van de richtlijn zijn

overgenomen, wordt duidelijk dat de toetsingsbevoegdheid van het BMB betrekking heeft

op alle in dit artikel genoemde gronden.

Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat onderdeel a twee aspecten van weigeringsgronden

behelst, naast het ontbreken van onderscheidend vermogen zoals bedoeld onder b. Het

gaat om tekens die niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling of die van bescherming als

vormmerk zijn uitgesloten ingevolge de tweede alinea van artikel 1. Het BMB was en is

bevoegd dergelijke merken te weigeren.

Ondanks het feit dat er enige tekstuele verschillen bestaan tussen artikel 3, lid 1, onder c,

van de richtlijn en artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, wordt met de

onderhavige wijziging geen materieel verschil beoogd. Steun voor deze opvatting kan

worden gevonden in de twaalfde alinea van de considerans bij de richtlijn.

De wijziging van lid 4 heeft betrekking op het feit dat de inschrijving van het merk als

rechtscheppend moment geldt. Het depot heeft voor wat betreft dit lid geen juridische betekenis

meer.

Artikel 6bis, lid 5, komt te vervallen. Aangezien het in het nieuwe systeem de inschrijving

is die rechtscheppend is, is het niet langer zinvol om in de nietigheid van depots te voorzien.

In plaats daarvan is lid 4 aangevuld met een bepaling die het definitief worden van

een weigeringsbeslissing regelt. In navolging van het arrest van het BGH inzake BIOMILD

(zaak A 98/2), is hierin tevens expliciet vastgelegd dat tegen een beslissing van het

appŤlgerecht cassatieberoep openstaat.

G. Artikel 6ter is aangevuld met een regeling die het bevoegde gerecht bepaalt voor het

geval dat noch de deposant, noch diens gemachtigde een adres in de Benelux heeft. In

zodanig geval is het aan de deposant een keuze uit een van de drie bevoegde gerechten te

maken. Verder is ook in dit artikel expliciet vastgelegd dat tegen een beslissing van het

appŤlgerecht cassatieberoep openstaat en dat dit opschortende werking heeft. Tenslotte is,

met het oog op de leesbaarheid, besloten het artikel in vier leden op te splitsen.

H. Artikel 6quater bepaalt de oppositiegronden; het gaat uitsluitend om conflicten tussen

merken. Oppositie staat open voor de merkhouder of een daartoe gemachtigde licentiehouder

en kan worden ingesteld binnen een termijn, die wordt berekend vanaf de

publicatie van het depot. De termijn bedraagt twee maanden en gaat lopen vanaf de eerste

dag van de maand die volgt op deze publicatie.

In artikel 6quinquies wordt bepaald dat partijen zelf kunnen optreden in een oppositieprocedure,

of zich kunnen laten vertegenwoordigen. De aard van de procedure leidt ertoe dat

bijzondere vaardigheden worden verlangd. Er is dan ook voor gekozen om in een regeling

te voorzien waarin gewaarborgd is dat partijen, indien zij zich wensen te laten vertegenwoordigen,

van een deskundige vertegenwoordiging worden voorzien. Een binnen de EU

of de EER gevestigde rechtspersoon kan zich door een werknemer laten vertegenwoordigen.

Deze mag tevens optreden namens ondernemingen die economisch met deze rechtspersoon

verbonden zijn, ook indien deze ondernemingen buiten de EU of de EER

gevestigd zijn. Zoals reeds is aangegeven in het algemeen deel van dit commentaar, is

hierbij in ruime mate rekening gehouden met de Europese regelgeving. De regeringen

benadrukken dat niet binnen de EU of EER gevestigde partijen verplicht zijn zich bij het

voeren van oppositie te laten vertegenwoordigen.

Artikel 6sexies regelt het verloop van de oppositieprocedure.

Onderdeel A legt het beginsel van hoor en wederhoor vast voor de behandeling van de

oppositie. Daarnaast is bepaald dat het BMB de oppositie binnen een redelijke termijn zal

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-9

behandelen. Verder delegeert dit onderdeel de regeling van het verloop van de procedure

aan het uitvoeringsreglement.

In onderdeel B zijn de opschortingsgronden voor de behandeling van de oppositie op limitatieve

wijze vastgelegd. Hier moet worden benadrukt dat de oppositie wordt opgeschort

wanneer een gerechtelijke vordering tot nietig- of vervallenverklaring is ingesteld, ongeacht

of deze zich richt tegen het merk van opposant of van verweerder. Daarnaast benadrukken

de regeringen dat een oppositie die berust op een merk dat nog niet ingeschreven

is zal worden opgeschort totdat dit merk wel is ingeschreven.

Onderdeel C behandelt de gevallen van afsluiting van de procedure. Nadere toelichting

verdient het geval dat opposant, hoewel daarom verzocht, geen bewijzen van gebruik van

zijn merk heeft overgelegd. Hiermee wordt gedoeld op de situatie dat geen enkel bewijs

werd overgelegd. Indien dit het geval is wordt de procedure afgesloten. De afsluiting van

de procedure in een dergelijk geval loopt niet vooruit op een eventuele vervallenverklaring

van het merk van de opposant. Het BMB heeft geen enkele bevoegdheid ter zake, onder

meer omdat de oppositieprocedure enkel betrekking heeft op het vraagstuk van de geldigheid

van het merk van de verweerder. Indien wel bewijs is ingediend, maar dit onvoldoende

wordt bevonden, zal de procedure niet worden afgesloten maar zal uiteindelijk een

beslissing tot afwijzing van de oppositie overeenkomstig onderdeel D worden genomen.

Een tweede situatie waarin de procedure wordt afgesloten die nadere toelichting verdient

is die waarin verweerder in het geheel niet reageert op de ingestelde oppositie. In dat geval

wordt verweerder geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot, waardoor

het depot komt te vervallen. Tenslotte wordt bepaald dat de afsluiting van de procedure

aanleiding geeft tot terugbetaling van een deel van de betaalde rechten.

In onderdeel D wordt bepaald dat het BMB, nadat het onderzoek van de oppositie is beŽindigd,

zo spoedig mogelijk een beslissing neemt. Deze beslissing wordt pas definitief nadat

ze niet meer voor beroep of voorziening in cassatie vatbaar is.

Onder E wordt de basis gegeven voor nadere regels inzake de veroordeling in de kosten

van de verliezende partij. Deze regels worden bij uitvoeringsreglement gesteld. De bedragen

van de veroordeling worden op forfaitaire basis vastgesteld. Hiermee wordt vermeden

dat aan het eigenlijke oppositiegeschil nog een geschil over de kosten gekoppeld wordt.

De regeling moet ook van aard zijn vexatoire opposities tegen te gaan.

Artikel 6septies regelt de beroepen voor de drie nationale hoven van beroep op dezelfde

wijze als voor de weigering op absolute gronden. Als aanknopingspunt geldt hierbij de

verweerder. Bestaat er voor hem zelf geen aanknopingspunt in ťťn van de drie Staten, dan

wordt het territoriaal bevoegde hof bepaald op basis van de opposant. Wanneer ook voor

de opposant geen aanknopingspunt in ťťn van de drie Staten bestaat, wordt het bevoegde

rechtscollege bepaald naar keuze van de partij die het beroep instelt. Het cassatieberoep

tegen de uitspraken van het hof van beroep wordt bij de nationale hoven van cassatie ingesteld.

Cassatie heeft opschortende werking. Hierbij verdient opmerking dat, anders dan bij

weigeringsprocedures op absolute gronden, hier op geen enkele wijze sprake is van betrokkenheid

van het BMB bij procedures tegen oppositiebeslissingen.

I en J. De wijziging van artikel 8 en toevoeging van artikel 8bis dienen om de regeling

voor het instellen van oppositie tegen Benelux merken en de mogelijkheid tot het verkrijgen

van een versnelde inschrijving overeenkomstig toepasbaar te maken op internationale

depots waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebied.

K. Zoals in het algemeen gedeelte van dit commentaar al werd opgemerkt is de datum

van depot nog van belang voor\ de geldigheidsduur van de inschrijving. De thans aangebrachte

wijzing in de eerste volzin van artikel 10 legt dit expliciet vast.

L. Artikel 11, onder A, bepaalt dat een merk voor alle of een gedeelte van de waren kan

overgaan of in licentie gegeven kan worden, onafhankelijk van de overdracht van de

onderneming. De wijziging voorkomt dat door het nieuwe systeem van inschrijving merken

in depotfase niet meer zouden kunnen worden overgedragen of in licentie gegeven. De

huidige formulering spreekt daarom niet langer van een uitsluitend recht dat in het nieuwe

stelsel immers pas door inschrijving ontstaat.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-10

M. Het oude artikel 12, onder A, had betrekking op de depoteis wanneer men in rechte

bescherming wilde inroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd. Deze eis moet

in het kader van de vastlegging van het moment waarop een merkrecht wordt verkregen op

het tijdstip van inschrijving plaats maken voor een nieuwe inschrijvingseis. Deze nieuwe

eis houdt in dat iemand pas bescherming voor een teken dat als merk wordt beschouwd

kan inroepen, wanneer zijn merk is ingeschreven. Voor het moment van inschrijving dient

de rechter tot niet-ontvankelijkheid te concluderen, waarbij wordt aangetekend dat de nietontvankelijkheid

overeenkomstig lid 3 bij inschrijving of vernieuwing van de inschrijving

wordt opgeheven.

Een tweede wijziging betreft de uitzondering die op de nieuwe inschrijvingseis wordt

gemaakt voor algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van

Parijs. Deze uitzondering was ook van toepassing op de oude depoteis, maar vond daar

enkel impliciet toepassing via artikel 18 BMW juncto artikel 6bis van het Verdrag van

Parijs. Door deze wijziging is de uitzondering op de inschrijvingseis voor algemeen

bekende merken expliciet opgenomen.

Het onderdeel is aangevuld met een regeling die tegemoet komt aan de eventueel nadelige

effecten van het feit dat enkel na inschrijving van het merk de rechten ten volle geldend

gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door het vorderen van schadevergoeding of winstafdracht.

Het betreft hier de mogelijkheid voor toekomstige merkhouders om een redelijke

vergoeding te verkrijgen voor handelingen van derden die zijn verricht tussen de publicatie

van het depot en datum van inschrijving van het merk. Een dergelijke regeling is ook

opgenomen in artikel 9, lid 3, van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk en komt

tevens voor bij andere industriŽle eigendomsrechten als het octrooirecht. Tenslotte is, met

het oog op de leesbaarheid, besloten het onderdeel in vier leden op te splitsen.

N. Artikel 13, onder A, betreft de beschermingsomvang die een ingeschreven merk ten

deel valt. Het feit dat alleen een ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft, is

nogmaals expliciet in de nieuwe eerste volzin van dit artikel opgenomen, conform artikel

5, lid 1, van de richtlijn.

De aanleiding tot de redactionele wijziging van artikel 13, onder A, lid 1, onder b, is in het

algemeen deel van het onderhavige Gemeenschappelijk Commentaar reeds aan de orde

gekomen. De overweging ten tijde van de implementatie van de richtlijn bij het Protocol

van 2 december 1992 dat ten aanzien van gelijke of overeenstemmende merken voor

dezelfde of soortgelijke waren, het toenmalige associatiecriterium voor de bepaling van de

beschermingsomvang van een merk in lijn zou zijn met het verwarringscriterium waar de

richtlijn in artikel 5 van uitgaat, kan, ingevolge de uitspraak van het HvJEG in de zaak

Sabel B.V. tegen Puma AG, niet langer stand houden. In het hiervoor genoemde arrest

werd bepaald dat het criterium 'gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van

associatie met het oudere merk' in de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat gevaar voor

verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken

wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associŽren.

Naar aanleiding van deze uitspraak is het oude artikel 13, onder A, lid 1, onder b, zodanig

gewijzigd dat de nieuwe bepaling thans aansluit bij het in de richtlijn voorgeschreven verwarringscriterium.

Associatie kan niet langer als zelfstandig criterium fungeren om te

bepalen of er sprake is van inbreuk op een merkrecht.

Ook de overige onderdelen van lid 1 sluiten in de herziene redactie beter aan bij de tekst

van artikel 5 van de richtlijn. Relevant verschil in onderdeel d is dat niet langer de eis

wordt gesteld dat het gebruik van het teken in het economisch verkeer plaatsvindt. Voorts

hebben de onderdelen c en d een marginale wijziging ondergaan. Het betreft de verwijdering

van het woord "kan" in de zinsneden "kan worden getrokken" en "kan worden

gedaan", conform artikel 5, lid 5, van de richtlijn.

Artikel 13, onder A, lid 3, over de toepassing van de anti-piraterijverordening 3295/94,

vervalt. EG-verordeningen zijn rechtstreeks in de lidstaten van toepassing en mogen niet in

nationale wetgeving overgenomen worden (aldus vaste jurisprudentie van het HvJEG; zie

Jur. 1973, p. 101 en Jur. 1973, p. 981).

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-11

O. De redactie van artikel 14, onder A, is gewijzigd. Het artikel heeft betrekking op de

absolute gronden waarop de nietigheid van een merkrecht kan worden ingeroepen. De wijziging

vloeit voort uit het nieuwe systeem van inschrijving, namelijk dat het moment van

inschrijving het tijdstip is geworden waarop het merkrecht wordt verkregen. Derhalve kan

alleen de nietigheid van het merkrecht worden ingeroepen wanneer het merk is ingeschreven.

Onderdeel 1 van artikel 14, onder A, is aangepast aan artikel 3, lid 1, onder a, b, c en d, van

de richtlijn. Een dergelijke wijziging heeft ook plaatsgevonden voor artikel 6bis, lid 1,

betreffende de toetsingsbevoegdheid van het BMB, zodat op deze plaats kan worden volstaan

met een verwijzing naar het commentaar bij dat artikel.

De aanvang van de periode waarbinnen overeenkomstig onderdeel 2 de nietigheid van een

collectief merk kan worden ingeroepen, is vastgelegd op de datum van inschrijving. Voor

die datum is er immers geen sprake van een merkrecht.

P. Artikel 14, onder B, onderdeel 1, handelt over de relatieve gronden waarop de nietigheid

van een merkrecht kan worden ingeroepen. De aanhef van het artikel is overeenkomstig

de aanhef van artikel 14, onder A, gewijzigd. Uit het oude artikel 14, onder B,

onderdeel 2, was niet duidelijk of de termijn van vijf jaren ook van toepassing was op houders

van algemeen bekende merken die het verval van een merkrecht wilden inroepen,

waarvan het merk te kwader trouw was gedeponeerd en dat verwarring stichtte met het

algemeen bekende merk. Het stellen van een termijn voor het inroepen van de nietigheid

van een dergelijk merkrecht is niet in overeenstemming (BGH, ADIDAS, zaak A 83/4)

met het bepaalde in artikel 6bis, lid 3, van het Verdrag van Parijs. Overeenkomstig artikel

38 kunnen de bepalingen van de BMW overigens niet derogeren aan de bepalingen van het

Verdrag van Parijs, maar de regeringen achten het in het licht van het onderhavige Protocol

desalniettemin zinvol de discrepantie tussen artikel 14, onder B, onderdeel 2 BMW en

artikel 6bis, lid 3, van het Verdrag van Parijs op te heffen. Door deze wijziging is thans

expliciet vastgelegd dat geen termijn geldt voor het inroepen van de nietigheid van de hierboven

aangeduide merkrechten.

De overige wijzigingen in de onderdelen 1 en 2 van het artikel hebben betrekking op het

gegeven dat de datum van inschrijving van het merk thans het relevante tijdstip is waarop

het uitsluitend recht wordt verkregen. Overigens is artikel 14, onder B, een van de artikelen

waar ook de datum van depot van het merk nog van belang blijft, aangezien deze

datum relevant is voor de rangorde van de ingeschreven rechten.

Q en R. De wijzigingen van artikel 14, onder C en D, zijn ingevoerd in verband met het

nieuwe systeem van inschrijving.

S. De redactie van artikel 14bis BMW is nauwkeuriger afgestemd op artikel 9 van de

richtlijn, dit in het kader van de approche maximale zoals die met het onderhavige protocol

wordt nagestreefd. Verduidelijkt wordt dat het gaat om het gedogen van het gebruik van

een ingeschreven jonger merk. Een andere wijziging heeft betrekking op het feit dat artikel

9, lid 1, van de richtlijn in de Nederlandse taalversie spreekt van "bewust" gedogen, hetgeen

materieel geen verschil maakt met de oude bepaling; gedogen impliceert reeds

bewustheid. De overige wijzigingen ten opzichte van het oude artikel 14bis hebben

wederom betrekking op het feit dat met het onderhavige protocol het rechtscheppend

moment op het tijdstip van de inschrijving van het merk wordt vastgesteld.

T. Artikel 14ter betreft een nieuw artikel dat bepaalt dat de rechter kan oordelen dat een

ingeschreven merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Hierbij wordt

gedoeld op de omstandigheid die in de literatuur meestal als inburgering wordt aangeduid.

Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevat een optionele bepaling die behelst dat de Lid-Staten

kunnen bepalen dat een merk niet kan worden geweigerd of nietig verklaard wanneer het

merk onderscheidend vermogen heeft verkregen na de aanvrage om inschrijving of na de

inschrijving. Met de invoering van het nieuwe artikel 14ter wordt thans deels gebruik

gemaakt van deze mogelijkheid.

Per 1 januari 1996 is het BMB overeenkomstig artikel 6bis gedeponeerde tekens gaan toetsen

op de aanwezigheid van onderscheidend vermogen. Merken die voor 1 januari 1996 in

het merkenregister zijn ingeschreven, zijn niet getoetst op onderscheidend vermogen. Het

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-12

is derhalve goed mogelijk dat er zich in het register merken bevinden die ten tijde van

depot geen onderscheidend vermogen bezaten, maar dit vermogen inmiddels door inburgering

wel hebben verkregen. De regeringen houden het voor onwenselijk dat de rechter deze

merken op grond van de oude regeling nietig moest verklaren, omdat er ten tijde van depot

geen sprake was van onderscheidend vermogen. Overigens wordt opgemerkt dat het

nieuwe artikel vanzelfsprekend ook toepassing vindt in het geval een merk dat na 1 januari

1996 is gedeponeerd is ingeschreven, hoewel dit merk op de depotdatum onvoldoende

onderscheidend vermogen bezat. Deze situatie is echter minder waarschijnlijk vanwege de

voorafgaande toetsing van deze merken door het BMB.

Zoals hierboven vermeld wordt thans ten dele gebruik gemaakt van de optie die artikel 3,

lid 3, van de richtlijn biedt, namelijk alleen voor zover het ingeschreven merken betreft.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de regeringen dat het BMB belast wordt met

toetsing of een teken na het depot onderscheidend vermogen heeft verkregen, hoewel deze

optie wel door de richtlijn wordt opengelaten. De regeringen zijn zich bewust van het feit

dat heden ten dage inburgering van een teken binnen zeer korte tijd kan plaatsvinden.

Beoordeling van het verkrijgen van onderscheidend vermogen na de depotdatum door het

BMB geeft echter aanleiding tot complexe situaties ten aanzien van het vaststellen van een

datum waarop deze inburgering heeft plaatsgevonden en de mede daarmee samenhangende

rechtszekerheid voor derden. Deze situatie kan eenvoudig worden vermeden door

het teken opnieuw te deponeren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat overigens in de

meeste landen van de Europese Unie inburgering na de depotdatum door de uitvoerende

instanties niet in aanmerking wordt genomen. De thans gekozen optie draagt derhalve

tevens bij aan de algemene harmonisatie die met een richtlijn wordt beoogd.

U en V. De wijzigingen van de artikelen 15 en 16 zijn ingevoerd in verband met het

nieuwe systeem van inschrijving.

W. Ook de wijziging van artikel 17 heeft te maken met het nieuwe systeem van inschrijving.

Daarnaast wordt het artikel aangevuld met een bepaling die behelst dat het BMB op

verzoek inlichtingen uit het register van merkengemachtigden verstrekt aan eenieder die

daar om vraagt. Hierdoor wordt aan degenen die zich van adequate bijstand willen verzekeren

de mogelijkheid geboden zich ervan te vergewissen welke gemachtigden aan de vereisten

van vakbekwaamheid voldoen.

X. Artikel 23 heeft betrekking op het zogenaamde hersteldepot door de vroegere houder

van een collectief merk. De wijziging van dit artikel vindt plaats in het kader van de vastlegging

van het rechtscheppende moment op het tijdstip van inschrijving van het collectieve

merk. Overeenkomstig artikel 20 geldt immers dat behoudens bepaling van het

tegendeel individuele en collectieve merken aan dezelfde regels zijn onderworpen, zodat

ook het uitsluitende recht op een collectief merk - behoudens de voorwaarden ten aanzien

van het reglement op het gebruik en het toezicht - pas door inschrijving van het collectieve

merk wordt verkregen.

Y. Aan artikel 24 is een verwijzing toegevoegd naar de nieuwe artikelen 6quater,

6sexies en 8bis in verband met de oppositieprocedure.

Z. De wijziging van artikel 27, onder B, is ingevoerd in verband met het nieuwe

systeem van inschrijving.

AA. Artikel 38 wordt aangevuld met een verwijzing naar het Verdrag tot oprichting van de

Wereldhandelsorganisatie.

Artikel II

Het nieuwe hoofdstuk VIII bevat de bepalingen inzake het register van merkengemachtigden.

Artikel 50 voorziet in het register van merkengemachtigden waarvan de vereisten bij uitvoeringsreglement

worden vastgesteld. Dit register wordt bijgehouden door het BMB.

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-13

Ingeschreven kunnen worden, blijkens lid 2, degenen die beschikken over een diploma of

ander soortgelijk bewijsstuk, dat daartoe door de Raad van Bestuur van het BMB is aangewezen.

Ook kunnen worden ingeschreven degenen die beschikken over een door de directeur

van het BMB afgegeven getuigschrift, waaruit blijkt dat zij met goed gevolg een

proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. De voorwaarden voor de proeve van

bekwaamheid zullen in het uitvoeringsreglement worden vastgesteld. Deze proeve kan

worden afgelegd door degenen die in een ander EU of EER land krachtens een wettelijke

regeling bevoegd zijn voor hun nationaal bureau als gemachtigde op te treden, en zal

beperkt blijven tot de toetsing van kennis van de Benelux regelgeving. Tenslotte worden

ook degenen ingeschreven die van de directeur van het BMB een ontheffing hebben gekregen

van de plicht om een dergelijk document over te leggen. Deze ontheffing zal worden

verleend aan degenen die gebruik maken van de overgangsregeling, die in het uitvoeringsreglement

zal worden vastgesteld. Verder zal deze ontheffing slechts in zeer uitzonderlijke

gevallen worden verleend aan personen die over een bijzonder ruime kennis en ervaring op

het gebied van het merkenrecht beschikken.

De voorwaarden voor erkenning van een diploma zijn in lid 3 neergelegd en kunnen nader

worden uitgewerkt in het Uitvoeringsreglement. Voorop staat dat het examen waarmee het

diploma behaald kan worden leidt tot voldoende kennis van de BMW en van de belangrijkste

internationale regelingen met betrekking tot het merkenrecht, zoals de EG Merkenrichtlijn,

de EG Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, de Overeenkomst en het

Protocol van Madrid en de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie

van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Bovendien

moet het leiden tot voldoende vaardigheid om deze regelingen te kunnen toepassen, waarmee

bedoeld wordt dat de betrokkene in staat moet zijn om iemand zelfstandig als merkengemachtigde

te vertegenwoordigen. Gelet op het belang van de erkenning van een

diploma, zowel voor de diploma-verstrekkende organisatie als voor de bezitters daarvan, is

het passend geacht dat de Raad van Bestuur van het BMB over het al dan niet erkennen

beslist.

Artikel 51 voorziet in de beroepsmogelijkheden, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten

bij de regeling inzake het beroep tegen een weigering op absolute gronden.

Artikel 52 verbiedt degenen die niet in het register van merkengemachtigden bij het BMB

zijn ingeschreven, zich aan te duiden alsof zij dat wel zijn. Hiertegen kan iedere belanghebbende

zich gerechtelijk verzetten. Belanghebbenden zullen niet alleen degenen zijn die

wel in het register zijn ingeschreven. Ook anderen, zoals organisaties van merkengemachtigden

en afnemers van de diensten van de merkengemachtigden, kunnen een actie instellen.

Niet-ingeschrevenen zullen zich echter wel merkengemachtigde mogen noemen.

Artikel III

Artikel III regelt de stapsgewijze openstelling per klasse van de oppositieprocedure, waarbij

geldt dat oppositie kan worden ingesteld tegen na het verstrijken van de in dit artikel

genoemde termijnen ingediende depots. Deze stapsgewijze openstelling staat borg voor

een ordentelijke gang van zaken bij de invoering van de procedure. De genoemde termijnen

zijn gebonden aan een maximum. De Raad van Bestuur kan deze inkorten.

Artikel IV

Artikel I, onder E, voegt in het eerste onderdeel, een nieuw vijfde lid toe aan artikel 6,

onder A, van de BMW. Daarin wordt bepaald dat het BMB een publicatie van merkendepots

verzorgt. Thans worden gedeponeerde merken alleen bij de inschrijving van het depot

gepubliceerd. De overgangsbepaling strekt ertoe om van de verplichting voor het BMB om

het depot te publiceren, uit te zonderen de depots die reeds voor de inwerkingtreding van

het onderhavige Protocol zijn gedaan en die op het moment van inwerkingtreding nog niet

zijn ingeschreven. Hierdoor wordt voorkomen dat het BMB op de dag na inwerkingtreding

van het Protocol alle nog aanhangige depots zou moeten publiceren. Er zij in dit verband

Benelux-Regelgeving inzake merken

Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

VII-14

op gewezen, dat het nieuwe artikel 6quater, lid 1, de mogelijkheid van het instellen van

oppositie introduceert. Volgens genoemde bepaling, kan oppositie worden ingesteld tegen

een gedeponeerd merk gedurende een zekere periode vanaf de publicatie van het depot

volgens het nieuwe artikel 6, onder A, lid 5. De onderhavige overgangsbepaling heeft derhalve

tevens tot gevolg dat tegen depots die voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn

ingediend - en die dus niet gepubliceerd worden - geen oppositie kan worden ingesteld. Dit

is in de tweede volzin met zoveel woorden tot uitdrukking gebracht, met name om mogelijke

twijfel als gevolg van het nieuwe onderdeel E van artikel 6 uit te sluiten.

Artikel V

Artikel I, onder J, bevat een nieuw artikel 8bis, dat de mogelijkheid van oppositie regelt

tegen internationale depots, waarin het Beneluxgebied is aangewezen. Net als voor de

Beneluxdepots (zie artikel IV) wordt voor de internationale depots bepaald, dat oppositie

alleen tegen depots kan worden ingesteld, die na de inwerkingtreding van dit Protocol zijn

verricht. De term depotdatum in artikel V is overigens niet letterlijk terug te vinden in de

Overeenkomst of het Protocol van Madrid. Met deze term wordt gedoeld op de datum die

volgens artikel 3, lid 4, van Overeenkomst en Protocol van Madrid aan de internationale

inschrijving van een internationale aanvrage wordt toegekend.

Artikel VIII

Het is van belang dat de mogelijkheid van inschrijving in het register van merkengemachtigden

toegankelijk is voor alle gemachtigden in de Benelux, onafhankelijk in welk land

zij gevestigd zijn of welke taal zij spreken. De regeling zal derhalve eerst in werking treden

wanneer voldoende gegarandeerd is dat er daartoe een adequate infrastructuur aanwezig

is. Daarom is de bepaling opgenomen dat de artikelen van het Protocol op een

verschillende datum in werking kunnen treden.

Ook wordt de mogelijkheid geopend om voor de verschillende bepalingen een verschillende

datum van inwerkingtreding te bepalen. Dit wordt wenselijk geacht, omdat er tussen

het tijdstip dat het register voor inschrijving van merkengemachtigden wordt opengesteld

en het moment dat degenen die op dat moment voor inschrijving in aanmerking komen,

ook daadwerkelijk zijn ingeschreven, een zekere periode kan liggen. De bepalingen die

aan het al dan niet ingeschreven zijn gevolgen verbinden wat betreft de aanduiding als

ingeschreven merkengemachtigde en het kunnen optreden als gemachtigde in oppositieprocedures,

dienen eerst dan in werking gesteld te worden nadat deze periode is afgesloten.


Waarschuwing!

De hierboven weergegeven versie is een momentopname. Zie hiervoor de geldigdheidsdatum bovenaan de regeling.

De regeling kan ondertussen gewijzigd zijn. De meest actuele versie, vandaag geldig, is te vinden op de officiele website van de overheid: Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001

disclaimer WettenSite.nl
Onze wettenverzameling wordt samengesteld op basis van openbare informatie afkomstig van de overheid. Het gebruik van onze informatie is voor eigen risio. Controleer altijd de laatste versie van de wetgeving op de officiele websites van de overheden. De WettenSite.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van vertoonde inhoud op deze website. Bij het samenstellen van onze website handelen wij zeer voorzichtig en zorgvuldig. Mocht u een fout vinden, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
hoe sponsor worden van WettenSite.nl
Adverteren op de WettenSite.nl
Via WettenSite.nl worden dagelijks honderden wetteksten opgezocht. Onder onze bezoekers vallen vele juristen, advocaten, notarissen en meer. Maar ook veel rechtenstudenten, economie-studenten, MER-studenten. Ook burgers en bedrijven als rechtzoekenden vinden ons. Een grote doelgroep. Vraag gerust vrijblijvend naar onze mogelijkheden om te adverteren of om sponsor te worden. Uw banner of advertentie kan op onze website staan. Zie onze pagina over adverteren voor alle opties en meer informatie.
contactgegevens
Contactgegevens de WettenSite.nl
Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, linkruil, sponsoring of suggesties kunt u ons e-mailen op info[at]wettensite.nl